Стороны сублицензионного договора: ГК РФ Статья 1238. Сублицензионный договор / КонсультантПлюс

Содержание

Комментарий к Ст. 1238 ГК РФ

Статья 1238. Сублицензионный договор

Комментарий к Ст. 1238 ГК РФ:

1. Наиболее близким аналогом сублицензионного договора является договор коммерческой субконцессии (ст. 1029 ГК РФ), некоторые нормы которого содержат более подробное регулирование. Они могут применяться по аналогии к сублицензионному договору.

2. Сублицензионный договор может быть заключен только при письменном согласии лицензиара (даже если сам лицензионный договор был заключен устно). Такое согласие может относиться только к части объекта лицензии и только к части прав, предоставленных по лицензионному договору. Это согласие может быть получено лицензиатом как при заключении лицензионного договора, так и после этого. Данная норма не предписывает включение этого согласия в структуру лицензионного договора, а также его государственную регистрацию.

3. Содержание сублицензионного договора аналогично содержанию лицензионного договора: лицензиат предоставляет сублицензиату право использования охраняемого объекта. ГК РФ содержит наименование только одной стороны такого договора: сублицензиат - сторона, которой предоставляются права. Что касается другой стороны, то ее целесообразно именовать "лицензиар", ссылаясь при этом на лицензионный договор и указывая, что лицензиар является лицензиатом по лицензионному договору.

4. В пункте 2 повторяется общеправовой принцип: "Никто не может передать больше прав, чем он сам имеет".

В связи с этим сублицензиату могут быть предоставлены права только на объект лицензионного договора и только те права, которые указаны в лицензионном договоре, с ограничениями, касающимися пределов предоставляемых прав, способов и сроков использования. Формулировки, содержащиеся в п. 2, должны толковаться расширительно: сублицензионный договор не может выходить за пределы условий, указанных в лицензионном договоре.

С другой стороны, как указывалось, согласие лицензиара по лицензионному договору, касающееся возможности заключения сублицензионного договора, может относиться только к части объекта лицензии и только к некоторым правам, предоставленным по лицензии.

Условия о предоставлении сублицензиату прав за этими пределами являются ничтожными.

5. В пункте 3 содержится одно правило, касающееся срока действия сублицензионного договора, заключенного на срок, превышающий срок действия лицензионного договора: такой договор считается заключенным на срок действия лицензионного договора. Эта норма означает, что такой договор не считается ничтожным, но срок его действия сокращается.

Вместе с тем нельзя исключать того, что сублицензиат потребует расторжения договора, обнаружив, что он будет действовать более краткий срок, например на основании ст. 179 ГК РФ (обман).

В остальном срок действия сублицензионного договора регулируется общими нормами ГК РФ (ст. 425).

6. Пункт 4 относится к действиям сублицензиата, осуществляемым им в пределах сублицензионного договора. Обычно эти действия не нарушают никаких прав лицензиара по лицензионному договору. Например, используя охраняемый объект, сублицензиат выплачивает вознаграждение своему договорному партнеру, а последний - лицензиат по лицензионному договору - выплачивает часть этого вознаграждения лицензиару.

Но если сублицензиат осуществляет такое использование, а лицензиару указанное вознаграждение не поступает, он может предъявить претензии только к своему лицензиату, а не к сублицензиату. В этом и состоит смысл основной нормы, установленной п. 4.

Однако лицензионный договор может предусматривать иное, а именно право лицензиара по лицензионному договору предъявить требования непосредственно к сублицензиату, несмотря на то что он не является его договорным партнером.

Норма, содержащаяся в п. 4, не регулирует вопросов о том, кто может предъявить требования к сублицензиату за совершение им действий, выходящих за пределы сублицензионного договора. Таким лицом всегда является обладатель исключительного права на использование охраняемого объекта.

7. В пункте 5 указывается на то, что к сублицензионному договору применяются содержащиеся в ГК РФ нормы, касающиеся лицензионных договоров. Это, в частности, означает, что сублицензионные договоры бывают двух видов (ст. 1236). Из этой нормы вытекает и то, что сублицензионные договоры подлежат государственной регистрации в том случае, если такая регистрация предусмотрена для лицензионных договоров.

8. На основе сублицензионного договора может быть заключен последующий сублицензионный договор. Число звеньев в "цепочке" таких договоров закон не ограничивает.

Ст. 1238 ГК РФ. Сублицензионный договор

1. При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

2. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

3. Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.

4. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

5. К сублицензионному договору применяются правила настоящего Кодекса о лицензионном договоре.

См. все связанные документы >>>

1. Появление комментируемой статьи вызвано невозможностью в силу нематериального характера объектов исключительного права применения к ним по аналогии закона широко распространенной в отношении распоряжения материальными объектами модели подчиненных договоров (субдоговоров). Прообразом соответствующего режима для отношений, связанных с предоставлением права использования результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, стал правовой режим договора субаренды (ст. ст. 615 и 618 ГК).

В то же время в силу прямого указания п. 4 ст. 1027 ГК к комплексу исключительных прав, включающему, в частности, исключительные права на товарный знак, на коммерческое обозначение, на секрет производства, правила о лицензионных договорах подлежат применению, если это не противоречит положениям гл. 54 ГК и существу договора коммерческой концессии. Таким образом, положения ст. 1029 ГК о договоре коммерческой субконцесии являются специальными правилами по отношению к правилам комментируемой статьи.

2. Из пункта 1 ст. 1238 вытекает, что согласие лицензиара на предоставление лицензиатом полученного им по лицензионному договору права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации третьим лицам (сублицензиатам) не обязательно должно являться составной частью лицензионного договора. Однако в силу того, что такое согласие опосредует одно из условий предоставленного лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, оно, безусловно, должно рассматриваться как одно из условий лицензионного договора.

Следовательно, на это согласие должно распространяться общее требование о государственной регистрации предоставления права использования на основании лицензионного договора (п. 2 ст. 1235 ГК), и такое согласие должно фиксироваться в соответствующих реестрах.

3. Согласно п. п. 1 и 5 комментируемой статьи по сублицензионному договору одна сторона - лицензиат, получивший от обладателя исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиара) право использования такого результата или такого средства по лицензионному договору, предоставляет или обязуется предоставить указанное право другой стороне (сублицензиату) в предусмотренных договором пределах. Условия сублицензионного договора должны определяться в соответствии с п. п. 2 - 5 комментируемой статьи.

4. В пункте 2 комментируемой статьи установлены пределы распоряжения лицензиатом правом использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Поскольку в силу п. 1 ст. 1235 ГК сам лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором, он не может распорядиться соответствующим правом за рамками указанных прав и способов. Сублицензиат, следовательно, не может получить от лицензиата право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации за пределами прав, полученных лицензиатом по соответствующему лицензионному договору.

Ссылка на "права... которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата" означает указание на территорию (п. 3 ст. 1235 ГК) и срок (п. 4 ст. 1235 ГК) использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Последствия включения в лицензионный договор условий, не соответствующих требованиям п. 2 ст. 1238, предусмотрены ст. 168 ГК. В этом случае сублицензионный договор должен сохранять свое действие в отношении тех условий использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые соответствуют п. 2 комментируемой статьи. В отношении срока сублицензионного договора указанное последствие прямо предусмотрено п. 3 комментируемой статьи, а в отношении других условий сублицензионного договора - вытекает из правила ст. 180 ГК.

5. В пункте 3 ст. 1238 в развитие общей нормы п. 2 этой статьи предусмотрены последствия заключения сублицензионного договора на срок, превышающий срок использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, который предусмотрен лицензионным договором.

Поскольку в соответствии с п. 5 ст. 1238 к сублицензионному договору подлежат применению правила о лицензионном договоре, следует признать, что использование сублицензиатом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации после прекращении действия лицензионного договора влечет предусмотренную законом или договором ответственность за нарушение исключительного права (п. 3 ст. 1237 ГК).

6. Практическое значение имеет также зависимость срока действия сублицензионного договора от срока действия исключительного права и срока действия лицензионного договора. В соответствии с п. 5 рассматриваемой статьи и п. 4 ст. 1235 ГК сублицензионный договор должен прекращаться в случае досрочного прекращения действия исключительного права.

В случае признания недействительным предоставления правовой охраны результату интеллектуальной деятельности или средству индивидуализации сублицензионные договоры в силу п. 5 комментируемой статьи должны считаться прекращенными только на будущее время в тех случаях, в которых Кодекс предусматривает соответствующие последствия для лицензионных договоров (п. 4 ст. 1398, п. 3 ст. 1441, п. 6 ст. 1513 ГК).

Поскольку недействительность лицензионного договора означает, что он не влечет никаких юридических последствий с момента его заключения (п. 1 ст. 167 ГК), необходимо признать, что заключенные на основе недействительного лицензионного договора сублицензионные договоры также являются недействительными. Соответствующее последствие прямо предусмотрено в п. 2 ст. 1029 ГК для договоров коммерческой субконцессии.

7. Хотя лицензиар, как правило, не является стороной сублицензионного договора, действия сублицензиата, нарушающего условия использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, всегда будут затрагивать принадлежащее лицензиару исключительное право. Так как лицензиар не может в этом случае предъявить требование о применении к сублицензиату мер ответственности за нарушение договора, п. 4 комментируемой статьи предоставляет ему возможность обратиться с соответствующими требованиями к своему непосредственному контрагенту - лицензиату, поскольку нарушение сублицензиатом условий использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации неизбежно означает нарушение условий лицензионного договора. Лицензиат в этом случае, по существу, будет отвечать за ненадлежащий выбор лицензиара. При этом следует иметь в виду, что правило п. 4 ст. 1029 ГК, возлагающее на лицензиата (пользователя) субсидиарную ответственность за действия сублицензиатов (вторичных пользователей), носит специальный характер и подлежит применению только к договору коммерческой субконцессии.

Правило п. 4 ст. 1238 сформулировано как диспозитивное, так что стороны лицензионного договора вправе договориться о том, что ответственность перед лицензиаром будет нести непосредственно сублицензиат.

Правило п. 4 не распространяется на случаи нарушения лицензионного договора, предусмотренные п. 3 ст. 1237 ГК, когда указанные нарушения признаются нарушением исключительного права лицензиара. Отсутствие в п. 3 ст. 1237 ГК каких-либо оговорок или исключений должно означать, что в этом случае будет действовать общее правило и ответственность перед лицензиаром будет нести непосредственный нарушитель - сублицензиат.

8. В пункте 5 ст. 1238 использован юридико-технический прием, позволяющий избежать воспроизведения применительно к сублицензионному договору правил Кодекса о содержании (ст. 1235), видах (ст. 1236) и условиях исполнения (ст. 1237) лицензионного договора.

Такое воспроизведение в отсутствие данной нормы оказалось бы необходимым ввиду несовпадения субъектного состава указанных договоров и, следовательно, невозможности непосредственного применения к сублицензионным договорам правового режима лицензионного договора. Несовпадение проявляется в том, что стороной лицензионного договора всегда выступает обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, тогда как участники сублицензионного договора обладают только ограниченным правом использования соответствующего результата или средства.

Сублицензионный договор на программы

Главная / Лицензионный договор

Как составить сублицензионный договор на программное обеспечение Образец и комментарии к договору на 2021 год


Предварительно ознакомьтесь с вариантами составления Сублицензионного договора на программы для ЭВМ в Магазине готовых решений.


Сублицензионный договор на программное обеспечение (Образец)

Настоящий Сублицензионный договор на программное обеспечение заключен между ..., далее "Лицензиат" и ..., далее "Сублицензиат" о нижеследующем.

1. Предмет типового сублицензионного договора

1. 1. Лицензиат обязуется предоставлять Сублицензиату права на использование Программ для ЭВМ и баз данных (далее по тексту – «ПО») на условиях простой (неисключительной) лицензии, а Сублицензиат принимать права и выплачивать вознаграждение на условиях настоящего Договора.

С 2008 года сублицензионный договор на программное обеспечение широко используется в схеме дистрибуции ПО в целях налоговой оптимизации, поскольку на основании пп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ суммы реализации по лицензионному договору на программы для ЭВМ и базы данных освобождены от НДС.

К сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре (см. ст.1238 ГК РФ). По сути, сублицензионный договор отличается от лицензионного договора только тем, что в последнем в качестве лицензиара выступает правообладатель. При заключении сублицензионного договора право использования программного обеспечения предоставляется конечному пользователю в пределах ранее выданной дистрибьютору лицензии. Таким образом, сублицензия производна от лицензии, по ней право передается по цепочке от правообладателя конечному пользователю через дистрибьютора (реселлера). Благодаря этому льготу по НДС может использовать не только правообладатель, но и дистрибьютор.

Такой же позиции придерживается Минфин и ФНС, отмечая при этом, что в случае продажи экземпляров программ по договору поставки с последующим предоставлением лицензии льгота по НДС не должна применяться. Поэтому важно не смешивать договор купли-продажи (поставки) программ, который необходим для правильного оформления реализации «коробочного» ПО или OEM продуктов, от чистой лицензии, когда первично предоставление права использования ПО, а его экземпляры передаются пользователю уже во исполнение основного обязательства.

Разумеется, такое деление достаточно условно. При необходимости передачу программ в составе программно-аппаратного или OEM-продуктов можно представить в виде лицензирования. Однако при этом важно учитывать указанные выше существенные отличия лицензионного договора от договора поставки.

Готовое решение для вашего бизнеса

Сохранение льготы по НДС. Защита прав. Более 48 вариантов лицензирования

1.2. Наименование ПО, количество его экземпляров или лицензий, лицензионное вознаграждение, а также иные необходимые условия указываются в Актах приемки-передачи, которые становятся неотъемлемой частью настоящего Договора с момента подписания обеими Сторонами.

Существенными условиями сублицензионного договора являются положения о лицензируемом программном продукте, разрешенных способах его использования и размере лицензионного вознаграждения. При отсутствии таких условий в сублицензионном договоре он не считается заключенным. Тем не менее, мы рекомендуем не перегружать текст сублицензионного договора данными условиями, а вынести их непосредственно в акты, минуя в том числе дополнительную стадию подписания приложений. Это сэкономит время на составление договора и согласование с контрагентом, поскольку лаконичные документы воспринимаются проще.

Единственное исключение стоит сделать в отношении общих условий о способах использования, а также территории и сроке использования программного обеспечения. Их лучше отразить непосредственно в тексте сублицензионного договора.

1.3. Обязательным условием предоставления права использования на определенное ПО согласно настоящему Договору является безоговорочное принятие и соблюдение Сублицензиатом относящегося к такому ПО Лицензионного соглашения с конечным пользователем (EULA), к которому Сублицензиат присоединяется, начиная его использование.

Поскольку сублицензионный договор заключается дистрибьютором, который выступает в качестве посредника между правообладателем и конечным пользователем, в нем должны отражаться условия использования ПО, предусмотренные лицензионным договором с правообладателем.

Лицензиат не вправе предоставить сублицензиату больше прав, чем ему дано по такому лицензионному договору. Как это сделать, когда дистрибьютор распространяет ПО различных правообладателей? Проще всего сослаться на стандартную форму соглашения с конечным пользователем, предоставляемую таким правообладателем. Как правило, правообладатели сами требуют соблюдения данного условия от дистрибьютора в целях снижения собственных гражданских рисков.

1.4. Условия принятого Сублицензиатом EULA являются составной частью настоящего Договора и имеют преимущественную силу в отношении указанного в нем ПО.

Данная формулировка обеспечивает соблюдение требования законодательства о порядке заключения и содержании договора. Стороны не вправе ссылаться на договоры с третьими лицами, если не включили их условия в собственный договор.

1.5. Если иное не предусмотрено условиями принятого Сублицензиатом EULA, использование предоставленного ПО разрешается на территории Российской Федерации в течение всего срока действия исключительного права на такое ПО следующими способами: воспроизведение и использование по функциональному назначению.

Мы рекомендуем использовать такую универсальную формулировку в случаях реализации ПО конечному пользователю, который, как правило, не нуждается в иных правах на программное обеспечение для его применения в собственной хозяйственной деятельности.

Образец Сублицензионного договора на программное обеспечение для ознакомления

Лицензионный договор

Сублицензионный договор № 1/21 на право использования программы для ЭВМ «Контур.Маркировка»

«01» января 2021 г.

Сублицензионный договор является офертой ООО «Контур НТТ» (ИНН 6658497833 КПП 665801001, Екатеринбург, ул. Малопрудная, 5), именуемого в дальнейшем Лицензиат, юридическому лицу и/или индивидуальному предпринимателю, именуемому в дальнейшем Сублицензиат. Сублицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта Сублицензиатом. Под акцептом в целях Сублицензионного договора понимается оплата стоимости по Сублицензионному договору либо факт начала использования программы для ЭВМ «Контур.Маркировка», в зависимости от того, какое событие наступит раньше. 

1. Термины и определения

1.1. Контур.Маркировка − программа для ЭВМ «Контур.Маркировка» (в том числе модули, предусмотренные прайс-листом, позволяющие Сублицензиату использовать дополнительный функционал Контур. Маркировки), предназначенная для формирования и предоставления отчетов в адрес оператора государственной информационной системы мониторинга (далее — ГИС мониторинга), а также организации учета в разрезе маркировки товаров и иных целей.

1.2. Тарифный план — совокупность предоставляемых Лицензиатом неисключительных прав использования программ для ЭВМ и оказываемых услуг. Состав тарифного плана определяется прайс-листом.

1.3. Прайс-лист − документ, отражающий ценовую политику Лицензиата. Действующая редакция основного прайс-листа публикуется по адресу https://kontur.ru/markirovka/price. Дополнительные прайс-листы предоставляются по требованию Сублицензиата.

1.4. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее − Сертификат) – документ, выданный в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» любым аккредитованным удостоверяющим центром и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

1.5. СКЗИ − программа для ЭВМ, средства криптографической защиты информации (средства электронной подписи) «КриптоПро CSP», включая носители и документацию, исключительные права на которую принадлежат ООО «Крипто-Про».

1.6. Правила по обеспечению информационной безопасности на рабочем месте − документ, составленный Лицензиатом на основании положений действующего законодательства Российской Федерации в области применения и использования электронной подписи и СКЗИ и обязательный для ознакомления всеми специалистами Сублицензиата, работающими с использованием СКЗИ. Актуальная редакция названных правил публикуется на сайте https://ca.skbkontur.ru. Заключением Сублицензионного договора Сублицензиат подтверждает выполнение Лицензиатом обязанности, установленной частью 4 статьи 18 Федерального закона Российской Федерации «Об электронной подписи».

1.7. Документация − печатные материалы и носители, содержащие документы в электронном виде. Документация является неотъемлемой частью СКЗИ.

1.8. Лицензия в составе сертификата ключа — программные алгоритмы, встроенные в Сертификат, позволяющие активировать СКЗИ, установленное на рабочем месте (или сервере). Не сопровождается бланком лицензии.

1.9. АРI (Application Programming Interface) – интерфейс прикладного программирования Контур.Маркировки, позволяющий провести интеграцию Контур.Маркировки с любой учетной системой клиента. 

2. Предмет Сублицензионного договора

2.1. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату простую (неисключительную) лицензию на право использования Контур.Маркировки в объеме, установленном в выбранном Сублицензиатом тарифном плане, и оказать услуги технической поддержки в виде абонентского обслуживания, и/или поставить оборудование, а Сублицензиат обязуется принять и оплатить предоставленные неисключительные имущественные права и оказанные услуги, и/или оборудование в порядке, установленном Договором.

2.2. Доступ к Контур.Маркировке представляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента оплаты Сублицензиатом стоимости тарифного плана. При этом первоначальный доступ к Контур.Маркировке предоставляется при предъявлении Сертификата, в который внесены данные лица, имеющего право действовать от имени Сублицензиата. В дальнейшем вход в Контур.Маркировку Сублицензиат может осуществлять с предъявлением логина и пароля. Дополнительные пользователи осуществляют вход в Контур.Маркировку с помощью логина и пароля.

2.3. При необходимости по прайс-листу Лицензиата Сублицензиат может приобрести услуги аккредитованного удостоверяющего центра ООО «Сертум-Про» (ИНН 6673240328) по выдаче Сертификатов со встроенными лицензиями на право использования СКЗИ «Крипто-Про CSP». Оплатой названных услуг Сублицензиат присоединяется к публичному договору на оказание услуг Удостоверяющего центра (Приложение 1 к Регламенту оказания услуг Удостоверяющего центра ООО «Сертум-Про» (https://ca.kontur.ru)).

2.4. Сублицензиату могут быть возмездно предоставлены лицензии на иное программное обеспечение, оказаны услуги, а также выполнены работы, предусмотренные прайс-листом Лицензиата.

2.5. Контур.Маркировка предназначена для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и не предназначен для личного (бытового) использования физическими лицами (потребителями), поэтому нормы Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» не применяются.

2.6. Техническая поддержка осуществляется с момента открытия доступа к Контур.Маркировке и до окончания срока действия тарифного плана в круглосуточном ежедневном режиме в виде абонентского обслуживания путем телефонных консультаций в федеральном контакт-центре Лицензиата по телефону 8 800 500-50-80 без ограничения по времени и количеству обращений.

3. Исключительные права

3.1. Правообладателем Контур.Маркировки является АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127). 

3.2. Контур.Маркировка является результатом интеллектуальной деятельности Правообладателя, и защищается законодательством Российской Федерации об авторском праве. В Контур.Маркировке не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц.

3.3. Лицензиат обладает правом передачи Контур.Маркировки третьим лицам, в том числе Сублицензиату, на основании заключенного лицензионного договора с Правообладателем. 

3.4. Право использования Контур.Маркировки предоставляется только Сублицензиату, без права передачи третьим лицам, исключительно в объеме, установленном Сублицензионным договором, если нет письменного согласия Правообладателя на иное.

3.5. Лицензиат уведомляет Сублицензиата, что свидетельство о государственной регистрации прав на Контур.Маркировку официально публикуется на сайте Лицензиара https://kontur.ru/about/licences.

3.6. Контур.Маркировка внесена в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 14.12.2020, регистрационный номер 7845.

3.7. Контур.Маркировка передается Сублицензиату «как есть» и Лицензиат не гарантирует, что функциональные возможности Контур.Маркировки будут полностью отвечать ожиданиям, потребностям и представлениям Сублицензиата.

3.8. СКЗИ «КриптоПро CSP» (версия 4.0) внесено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 29.04.2016, регистрационный номер 515. СКЗИ «КриптоПро CSP» (версия 5.0) внесено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 29.03.2018, регистрационный номер 4332. Лицензия в составе сертификата ключа позволяет Сублицензиату активировать СКЗИ версии 4.0 либо версии 5.0, установленное на рабочем месте Сублицензиата.

3.9. СКЗИ защищается законодательством Российской Федерации об авторском праве. Правообладатель гарантирует работоспособность СКЗИ при условии его эксплуатации на оборудовании, соответствующем техническим требованиям, изложенным в эксплуатационной документации, и отсутствия несанкционированного вмешательства в работу СКЗИ на низком уровне.

3.10. Право использования СКЗИ передается исключительно Сублицензиату без права передачи третьим лицам. Использование СКЗИ иными лицами является нарушением исключительных прав Правообладателя и преследуется по закону.

3.11. Гарантийный срок эксплуатации СКЗИ устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с момента установки СКЗИ на рабочем месте пользователя СКЗИ при условии наличия у него лицензии на использование СКЗИ.

4. Условия поставки оборудования

4.1. Поставка оборудования, приобретаемого Сублицензиатом в рамках Договора, осуществляется Лицензиатом в соответствии с Условиями поставки оборудования, опубликованными на сайте https://kontur.ru/ofd/delivery.

5. Объем предоставляемых прав, способы и условия использования, порядок предоставления доступа

5.1. Лицензиат предоставляет Сублицензиату право использовать Контур.Маркировку следующими способами:

5.1.1. воспроизведение графической части (веб-интерфейса) Контур.Маркировки на экране персонального компьютера;
5.1.2. интеграция Контур.Маркировки с информационной системой Сублицензиата в случае использования API или модулей Контур.Маркировки;
5.1.3. запись модулей Контур.Маркировки в память персонального компьютера.

5.2. Сублицензиату предоставляется право использовать Контур.Маркировку для целей предпринимательской деятельности по ее функциональному назначению.

5.3. Необходимым условием использования Контур.Маркировки является наличие у Сублицензиата:

5.3.1. подключения к сети Интернет;
5.3.2. учетной записи на сервере Лицензиата;
5.3.3. действующего Сертификата;
5.3.4. СКЗИ.

5.4. Сублицензиату запрещается:

  • допускать использование Контур.Маркировки лицами, не имеющими прав на такое использование;
  • дизассемблировать, декомпилировать, адаптировать и модифицировать Контур.Маркировку;
  • предоставлять Контур.Маркировки в прокат, в аренду или во временное пользование третьим лицам с целью извлечения прибыли, а также совершать относительно программы для ЭВМ другие действия, нарушающие российские и международные нормы по авторскому праву и использованию программных средств.

5.5. Объем предоставляемого права использования Контур. Маркировки зависит от оплаченного Сублицензиатом тарифного плана. 

5.6. Условия использования СКЗИ:

5.6.1. Сублицензиат имеет право использовать СКЗИ на одном рабочем месте (или сервере) в соответствии с объемом и типом приобретенных лицензий, назначением и правилами пользования, изложенными в эксплуатационной документации, следующими способами: хранить и устанавливать СКЗИ в память ЭВМ, воспроизводить СКЗИ путем его записи в память ЭВМ.

5.6.2. Сублицензиат обязуется не распространять СКЗИ третьим лицам путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления взаймы или иными другими способами отчуждения.

5.6.3.  Сублицензиат не имеет права осуществлять следующую деятельность:

  • допускать использование СКЗИ лицами, не имеющими прав на такое использование;
  • дизассемблировать (анализировать и исследовать объектный код), декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст), адаптировать и модифицировать СКЗИ;
  • вносить какие-либо изменения в объектный код программ за исключением тех, которые вносятся средствами, включенными в комплект СКЗИ, и описанными в документации;
  • совершать относительно СКЗИ другие действия, нарушающие российские и международные нормы по авторскому праву и использованию программных средств.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Обязанности Лицензиата:

6.1.1. выполнение Контур.Маркировкой заявленных функций;
6.1.2. обеспечение круглосуточной доступности Контур.Маркировки за исключением времени проведения профилактических работ. Профилактические работы проводятся не более 2 (двух) рабочих дней в месяц преимущественно в ночное время;
6.1.3. воздержание от каких-либо действий, способных воспрепятствовать нормальному использованию Сублицензиатом Контур.Маркировки.

6.2. Обязанности Сублицензиата:

6.2.1. своевременная оплата предоставленных прав использования, услуг Лицензиата в порядке и сроки, установленные Сублицензионным договором;
6.2.2. соблюдение требований пользовательской документации при использовании СКЗИ;
6.2.3. соблюдение требований по защите информации на рабочем месте в соответствии с приказом ФСБ России от 09.02.2005 № 66 «Об утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации» (Положение ПКЗ-2005) и Правилами по обеспечению информационной безопасности на рабочем месте;
6. 2.4. предоставление Лицензиату всех сведений и документов, необходимых для выполнения Лицензиатом обязательств по Сублицензионному договору.

6.3. Права Сублицензиата:

6.3.1. получение круглосуточного доступа к серверу за исключением времени проведения профилактических работ с целью использования всех функциональных возможностей Контур.Маркировки;
6.3.2. внесение предложений по изменению функциональных возможностей Контур.Маркировки;
6.3.3. непредставление отчетов об использовании Контур.Маркировки Лицензиату.

7. Финансовые условия

7.1. Стоимость права использования программы для ЭВМ (лицензионное вознаграждение) определяется Прайс-листом Лицензиата и устанавливается в выставленном счете. Стоимость права использования программы для ЭВМ, внесенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, не внесенной — включает в себя НДС по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса российской Федерации.

7.2. Стоимость услуг и поставляемого оборудования определяется прайс-листом Лицензиата и устанавливается в Спецификации, включает НДС, исчисленный по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации.

7.3. Сублицензиат обязан оплатить выставленный Лицензиатом счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения путем перечисления 100% суммы, указанной в счете.

7.4. Все расчеты по Сублицензионному договору осуществляются в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата.

7.5. Обязательство Сублицензиата по оплате счета считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиата.

7.6. Оплата выставленных Сублицензиатом счетов в течение срока действия Сублицензионного договора и при продлении Сублицензионного договора означает согласие Сублицензиата на принятие дополнительных неисключительных имущественных прав (лицензий) и прав на получение услуг абонентского обслуживания, а также на продление срока действия Сублицензионного договора. Выставление и оплата счетов в рамках Сублицензионного договора может осуществляться неограниченное количество раз.

7.7. Передача прав на использование Контур.Маркировки, а также услуг абонентского обслуживания подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи-приемки, передача оборудования — подписанием товарной накладной. При этом подписание товарной накладной свидетельствует о проверке Сублицензиатом количества, качества, комплектности и ассортимента переданного оборудования.

7.8. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения акта сдачи-приемки Сублицензиат не заявил мотивированный отказ от принятия неисключительных прав и услуг по Сублицензионному договору, то услуги признаются оказанными надлежащим образом, а переданные права − принятыми Сублицензиатом в полном объеме без замечаний.

8. Территория действия

8.1. Сублицензионный договор действует на всей территории Российской Федерации.

9. Срок действия Сублицензионного договора и переданных лицензий СКЗИ.

Внесение изменений в условия Сублицензионного договора

9.1. Сублицензионный договор вступает в силу с момента принятия условий Сублицензионного договора, и действует в течение 12 месяцев, автоматически продлеваясь при оплате Сублицензиатом каждого нового тарифного плана.

9.2. Дата, указанная в преамбуле Сублицензионного договора, является датой публикации Сублицензионного договора и не является датой его заключения с конкретным Сублицензиатом.

9.3. Лицензиат имеет право на одностороннее внесение изменений и дополнений в условия Лицензионного договора путем публикации сайте https://kontur.ru/markirovka/oferta. В случае спора или разногласия, возникших в связи с исполнением и (или) толкованием Сублицензионного договора, применяется редакция Сублицензионного договора, действовавшая на момент возникновения спора и/или разногласия.

9.4. Лицензиат имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Правила по обеспечению информационной безопасности на рабочем месте путем публикации на сайте https://ca. skbkontur.ru.

9.5. Срок действия лицензий СКЗИ указывается в Сертификате. В случае досрочного прекращения срока действия Сертификата по любой причине — досрочно прекращается срок действия лицензии. После окончания срока действия Сертификата при условии сохранения ключа электронной подписи лицензия СКЗИ в составе Сертификата позволяет производить операции расшифровывания и проверки электронной подписи.

9.6. В случае нарушения условий использования СКЗИ или неспособности далее исполнять условия использования СКЗИ, все компоненты СКЗИ (включая печатные материалы, магнитные носители, файлы с информацией, архивные копии) должны быть уничтожены.

9.7. В случае нарушения Сублицензиатом условий Сублицензионного договора Лицензиат вправе в одностороннем порядке отказаться от Сублицензионного договора и незамедлительно блокировать доступ к серверу без предварительного уведомления Сублицензиата. 

9.8. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Сублицензионного договора, известив об этом другую Сторону в письменной форме путем направления уведомления за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты отказа. Тридцатидневный срок исчисляется от даты получения одной из Сторон уведомления о расторжении Сублицензионного договора в письменном виде или средствами электронной связи.

9.9. Односторонний отказ Лицензиата от исполнения Сублицензионного договора в соответствии с п. 9.8 Сублицензионного договора не влечет за собой блокирования доступа Сублицензиату к Контур.Маркировке до момента окончания оплаченной лицензии, а также не является основанием для возврата лицензионного вознаграждения, ранее оплаченного Сублицензиатом.

9.9. Лицензиат вправе отказаться от исполнения Сублицензионного договора, уведомив Сублицензиата путем направления за 30 (тридцать) рабочих дней сообщения средствами электронной связи либо в письменной форме. При этом Лицензиат возвращает Сублицензиату стоимость тарифного плана, пропорционально количеству календарных месяцев, в которых Сублицензиат не использовал Контур.Маркировку. Если отказ Лицензиата от исполнения Сублицензионного договора поступил после 15 числа месяца, то стоимость тарифного плана за месяц, в котором поступил такой отказ, не возвращается.

10. Конфиденциальность информации. Ответственность

10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, отнесенной сторонами к коммерческой тайне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и ставшей известной сторонам в процессе исполнения Сублицензионного договора.

10.2. Факт заключения Сублицензионного договора не является конфиденциальной информацией.

10.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Сублицензионному договору Лицензиат и Сублицензиат будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Лицензиат не будет нести ответственность за невозможность использования Контур.Маркировки по причинам, не зависящим от Лицензиата.

10.5. Лицензиат не будет нести ответственность за отсутствие у Сублицензиата подключения к сети Интернет, за попытки получения доступа к Контур.Маркировки с неисправного компьютера, либо
компьютера, зараженном каким-либо компьютерным вирусом, при использовании Сублицензиатом нелицензионного программного обеспечения.

10.6. Лицензиат не будет нести ответственность за ущерб, понесенный Сублицензиатом в результате несоблюдения им Положения ПКЗ-2005 и Правил по обеспечению информационной безопасности на рабочем месте.

10.7. В случае возникновения у Сублицензиата технических проблем, препятствующих нормальному использованию Контур.Маркировки, Сублицензиат обязуется незамедлительно обратиться в техническую поддержку Лицензиата. Лицензиат не несет ответственность за возникшие у Сублицензиата убытки, вызванные техническими проблемами, в случае если Сублицензиат нарушает обязательство, установленное настоящим пунктом.

10.8. Совокупный размер ответственности Лицензиата, включая любые убытки (в случае если Сублицензиат в конкретном случае имеет право на их возмещение), не может превышать стоимости права использования Контур.Маркировки, которое были реализовано Лицензиатом Сублицензиату по Сублицензионному договору в течение одного года, предшествующего моменту возникновения убытков.

10. 9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Сублицензионного договора в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если они предъявляют доказательства того, что эти обстоятельства воспрепятствовали исполнению обязательств по Сублицензионному договору, такими доказательствами являются документы компетентных органов Российской Федерации. С момента устранения обстоятельств непреодолимой силы Сублицензионный договор действует в обычном порядке.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) толкованием Сублицензионного договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. При невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в порядке арбитражного судопроизводства в соответствии с общими правилами подсудности, с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования споров и разногласий. Срок ответа на претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее поступления в письменной форме.

12. Заверения об обстоятельствах

12.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что на момент заключения Сублицензионного договора:

  • является надлежащим образом зарегистрированным юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, состоит на налоговом учете и правомерно осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  • фактически находится по адресу, указанному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
  • располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями, необходимыми для заключения Сублицензионного договора и исполнения обязательств по нему;
  • все полномочия, необходимые для заключения Сублицензионного договора и/или осуществления в связи с ним действий, получены должным образом, в том числе получены все необходимые согласия, разрешения, одобрения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Стороны подтверждают, что:

  • Сублицензионный договор заключается добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают или могут возникнуть в связи с заключением Сублицензионного договора;
  • Сублицензионный договор не нарушает каких-либо прав на объекты интеллектуальной собственности или иные имущественные права какого-либо третьего лица;
  • Сублицензионный договор не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
  • Исполнение Сублицензионного договора не влечет за собой нарушение или неисполнение положений каких-либо иных договоров, соглашений, судебных и иных запретов или постановлений.

12.3. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны, вправе досрочно расторгнуть Сублицензионный договор, независимо от наличия или отсутствия у нее убытков, а также потребовать возмещения убытков, причиненных недостоверностью таких заверений.

13. Дополнительные условия

13.1. Стороны договорились о возможности использования факсимиле подписи (клише с подписи) уполномоченного лица Лицензиата для подписания актов сдачи-приемки (в случае желания Сублицензиата подписать таковые). При этом указанные документы имеют такую же юридическую силу, какую бы имели документы, подписанные уполномоченным лицом Лицензиата собственноручно на основании пункта 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, Стороны могут использовать для указанных целей квалифицированные электронные подписи Сторон (или их уполномоченных физических лиц), условия признания которых установлены ст. 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в рамках электронного документооборота в Системе «Диадок», правообладателем которой является АО «ПФ «СКБ Контур» и использование которой для целей Сублицензионного договора не будет тарифицироваться для Сублицензиата.

13.2. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней об изменении своих реквизитов, указанных в Сублицензионном договоре, а также о любых решениях, касающихся их ликвидации, реорганизации как юридического лица и т.д. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не будет нести ответственность за вызванные таким неисполнением последствия.

13.3. Принимая условия Сублицензионного договора, Сублицензиат дает согласие на получение дополнительной информации и информационных рассылок по указанному при регистрации, а также предоставленному Лицензиату в ходе исполнения Сублицензионного договора адресу и телефону. 

Директор ООО «Контур НТТ»
С.Р. Зарипов 

Ответственность сторон по сублицензионному договору в российском гражданском праве Текст научной статьи по специальности «Право»



o

pq

-ítI qu

-Ctí

t

L-

%

t-zp-

no

^MMpUJAMfh cfáutWgMMjoSu/t

Фтёетотёетисмь cmofKM SfioceuMCrtojH, драэкрам&юин, nfiaée

В статье рассматриваются общие правила об ответственности по лицензионному договору и специальные правила об ответственности по сублицензионному договору. Сравнивая сублицензионный договор и договор субконцессии, автор приходит к выводу об унификации правил об ответственности в указанных договорах.

Субдоговор, исключительные права, ответственность, коммерческая субконцессия, сублицензионный договор.

собенность защиты прав участников субдоговоров в сфере оборота исклю-Ш 1 чительных прав обусловлена природой как субдоговоров, так и основных ■ я я договоров в рассматриваемой сфере. Стороны сублицензионного договора Ш \ Ш приобретают право использования результата (результатов) интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и могут в дальнейшем рассчитывать на защиту своих прав в рамках договорных обязательств. С точки зрения теории и практики применения законодательных норм, регулирующих отношения в сфере оборота интеллектуальной собственности, основным вопросом является проблема определения гражданско-правовой ответственности за нарушения, допущенные сторонами соответствующего договора в рассматриваемой сфере.

Специальных требований к ответственности сторон друг перед другом по сублицензионному договору не предусмотрено, что позволяет говорить в соответствии с п. 5 ст. 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) о возможности применения общих положений об ответственности сторон лицензионного договора.

Часть четвертая ГК РФ не содержит самостоятельной системы норм, посвященных ответственности за нарушение договорных обязательств в сфере интеллектуальной собственности, а учитывает лишь отдельные разрозненные случаи и особенности применения мер ответственности за подобные нарушения [1].

Относительно вопроса об ответственности за нарушение условий лицензионного договора укажем, что нормы части четвертой ГК РФ ограничиваются лишь указанием на то, что к лицензионным договорам применяются общие положения об обязательствах (ст. 307-419 ГК РФ) и о договоре (ст. 420-453 ГК РФ), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права (п. 2 ст. 1233 ГК РФ).

Применение общих положений об обязательствах включает в себя распространение в отношении лицензионного договора общих положений гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств, В отличие от внедоговорной ответственности, данная ответственность возникает в случае нарушения сторонами согласованных условий договора. Следует отметить, что договорная ответственность может устанавливаться и за правонарушения, прямо не обеспеченные санкциями в действующем законодательстве, а также изменять в сторону увеличения или уменьшения размер ответственности, если он предусмотрен законом [2].

Действующие нормы гражданского законодательства, регулирующие отношения сторон по лицензионному договору, определяют возможность привлечения к ответственности лицензиата только в случае нарушения лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства (гл. 70 ГК РФ) либо объектов смежных прав (гл. 71 ГК РФ). В соответствии с п. 4 ст. 1237 ГК РФ в этом случае лицензиар в одностороннем

порядке может отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора.

Нарушение лицензиатом обязанности по уплате вознаграждения может быть выражено как в неуплате вознаграждения в полном объеме, так и в части, а также в случае просрочки уплаты такого вознаграждения, что подтверждается судебной практикой. Совместное постановление Верховного Суда РФ и Высшего арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в п. 16 указывает, что согласно п. 4 ст. 1237 ГК РФ при нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства либо объектов смежных прав лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора. При этом указанное право на односторонний отказ от лицензионного договора и на возмещение причиненных его расторжением убытков не зависит от продолжительности допущенной просрочки. Такой односторонний отказ лицензиара от лицензионного договора с учетом положений п. 3 ст. 450 ГК РФ считается состоявшимся с момента получения лицензиатом уведомления о нем.

Специальный порядок защиты прав лицензиара на вознаграждение предусмотрен лишь в случае нарушения авторских и смежных прав. В то же время такое право на защиту не предоставлено лицензиару в случаях передачи прав на использование иных объектов интеллектуальной собственности. При отсутствии специальных мер защиты применительно к остальным случаям следует руководствоваться общими правилами о возмещении убытков и возможности расторжения договора только в случае существенного нарушения другой стороной его условий [3].

Следует согласиться с мнением В.А. Шуваева, что часть четвертая Гражданского кодекса РФ, устанавливая право лицензиара на получение вознаграждения (если договором не предусмотрено иное), не устанавливает при этом мер ответственности за нарушение прав лицензиара на получение вознаграждения, кроме рассмотренного выше случая, предусмотренного п. 4 ст. 1237 ГК РФ. Указанную норму данный автор признает исключением из общего правила применения мер гражданско-правовой ответственности при нарушении условий договора, предусмотренного гл. 25 ГК РФ [4].

Нарушением условий лицензионного договора также следует признать использование лицензиатом предоставленного права за пределами территории, на которой допускается использование такого результата или такого средства индивидуализации, если такая территория определена условиями лицензионного договора. В данном случае речь будет идти о нарушении согласованного сторонами условия, что может послужить основанием для возникновения ответственности за нарушение договорного обязательства и применения общих положений о ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных гл. 25 ГК РФ.

Также основанием для возникновения ответственности за нарушение лицензионного договора будет неисполнение требования п. 2 ст. 1237 ГК РФ о необходимости в течение срока действия лицензионного договора лицензиару воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах.

В данном случае должны также применяться общие положения об ответственности за нарушение гражданско-правовых обязательств. К таковым следует отнести, например, возмещение убытков, причиненных лицензиату действиями лицензиара, которые препятствуют нормальному осуществлению лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Таким образом, меры ответственности за нарушение лицензионного договора связаны как с нарушениями договора со стороны лицензиата, поскольку именно на нем лежит основной объем обязанностей по лицензионному договору, так и с нарушениями со стороны лицензиара.

Помимо традиционных мер ответственности за нарушение условий договорного обязательства о пределах, сроках, территории использования результата интеллектуальной дея-

тельности или средства индивидуализации и ст. 1237 ГК РФ предусматривает возможность применения к лицензиату мер внедоговорной ответственности, т.е. ответственности за нарушение исключительного права [5].

В соответствии с п. 3 ст. 1237 ГК РФ использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную ГК РФ, другими законами или договором.

¿недоговорная ответственность возникает в случае причинения вреда, который не связан с неисполнением или ненадлежащим исполнением сторонами условий принятого на себя обязательства.

Проблема внедоговорной ответственности сторон лицензионного договора находится за пределами договорного регулирования. Это означает, что следует говорить о применении отдельных способов защиты интеллектуальных прав, а не об ответственности сторон за нарушение договорных условий.

Способы защиты интеллектуальных прав предусмотрены ст. 1250-1252 ГК РФ, Данные способы, как правильно указывает O.A. Рузакова, применимы «при нарушении абсолютных прав обладателя исключительного права, а не относительных, возникающих на основании договоров о распоряжении исключительными правами. При этом к внедоговорным нарушениям относятся и те, которые совершены контрагентом по договору, использующим права на охраняемый объект за пределами, предоставленными ему договором (например, при выпуске тиража произведения за пределами установленного договором, использования за пределами срока, территории, способов, указанных в договоре и т.п.)» [6].

Таким образом, использование лицензиатом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет внедоговорную ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллекгуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Однако в соответствии с положениями п. 3 ст. 1237 ГК РФ сторонами непосредственно в лицензионном договоре могут быть предусмотрены дополнительные меры ответственности. В указанном ранее постановлении Верховного Суда РФ и Высшего арбитражного Суда РФ в п. 15 дается разъяснение данному правилу. Так, в случае использования лицензиатом результата интеллекгуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, если за такое нарушение лицензионным договором предусмотрена ответственность в дополнение к установленной ч. 4 ГК РФ, то это обстоятельство подлежит учету при определении размера денежной компенсации в случае ее взыскания (п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

С необходимостью приходим к выводу, что судебная практика исходит из возможности одновременного применения мер как договорной, так и внедоговорной ответственности.

Принимая во внимание указанные особенности ответственности сторон по лицензионному договору, следует указать, что они в полной мере распространяются на ответственность сторон по соответствующему субдоговору. Данное правило является общим для субдоговоров в сфере оборота исключительных прав.

Ответственность сторон сублицензионного договора перед лицензиаром, в свою очередь, будет строиться по иным принципам, нежели ответственность в рамках договора коммерческой субконцессии. В соответствии с п. 4 ст. 1238 ГК РФ ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата будет нести лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Данное правило практически аналогично установленному в ст. 403 ГК РФ об ответственности должника за действия третьих лиц.

Несмотря на то, что лицензиар не является стороной сублицензионного договора, действия сублицензиата, нарушающего условия использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, всегда будут затрагивать принадлежащее лицен-

зиару исключительное право.

Законодатель не устанавливает правила об ответственности сублицензиата перед лицензиаром с возможностью в субсидиарном порядке привлечения к ответственности лицензиата, как это определено в субконцессионных отношениях. По нашему мнению, это является не вполне оправданным.

Если исходить из смысла субсидиарной ответственности в рамках субконцессионных отношениях, то возложение на вторичного правообладателя обязанности нести субсидиарную ответственность за вред, причиненный вторичным пользователем основному правообладателю, обосновывается, в соответствии с правильным выводом И.И. Панченко, тем, что он осуществляет подбор кандидатуры субпользователя для заключения договора коммерческой субконцессии и обязан определенным образом отвечать за его действия [7].

В сублицензионных отношениях также лицензиат осуществляет подбор кандидатуры сублицензиата, предоставляет право использования полностью или частично результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Лицензиат, таким образом, вступает в новые договорные отношения, а не привлекает третьих лиц к исполнению основного обязательства. Именно это предполагает возможность привлечения сублицензиата к ответственности за свои действия перед лицензиаром.

В подтверждение выдвинутого тезиса необходимо сказать следующее. По договору коммерческой субконцессии и сублицензионному договору их предметом будут выступать действия по предоставлению права использования комплекса исключительных прав или части этого комплекса и право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Объектом же будут являться комплекс исключительных прав или часть этого комплекса, а также результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. В связи с одинаковой правовой природой предмета и объекта исследуемых субдоговоров они объединены в группу субдоговоров в сфере оборота исключительных прав.

Законодатель в п. 4 ст. 1027 ГК РФ предусмотрел возможность применения к договору коммерческой концессии (а значит и к договору коммерческой субконцессии) правил раздела VII ГК РФ о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям гл. 54 ГК РФ и существу договора коммерческой концессии.

На основании изложенного считаем целесообразным правило о субсидиарной ответственности должника по основному договору за действия субдолжника по соответствующему субдоговору закрепить в качестве общего правила и для сублицензионного договора путем внесения в п. 4 ст. 1238 ГК РФ соответствующего изменения. Предлагаем п. 4 ст. 1238 ГК РФ изложить в следующей редакции: «4. Лицензиат несет субсидиарную ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата, если лицензионным договором не предусмотрено иное».

Данная норма будет диспозитивной и предполагает возможность определения иных правил об ответственности лицензиата за действия сублицензиата. Так что стороны вправе будут самостоятельно договариваться о правилах ответственности перед лицензиаром.

Самостоятельность сублицензионного договора не представляет возможности сублицензиату предъявлять претензии к лицензиару. Законодательством также не предусмотрена возможность привлечения ни к субсидиарной, ни к солидарной ответственности лицензиара по предъявляемым к сублицензиату требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) сублицензиатом, как это установлено для субконцессионных отношений. Данное правило, на наш взгляд, является закономерным и обосновывается тем, что сублицензионный договор в отличие от договора коммерческой субконцессии не носит предпринимательского характера, т.е. сублицензионные отношения не направлены на использование предоставленных прав в предпринимательской деятельности.

Литература

[!] См.: Шуваев В.А. Гражданско-правовое регулирование лицензионного договора на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации: Дис.... канд. юрвд. наук. - М., 2009. - С. 132.

[2] См.: Там же. -С. 136-137.

[3] См.: Зыков Е.В. Гражданско-правовая защита права интеллектуальной собственности: Дис.... канд. юрид. наук. - М., 2008.-С. 126.

[4] См.: Шуваев В.А. Указ. соч. - С. 144-145.

05] См.: Корлякова H.B. Сущность и особенности ответственности сторон по договору коммерческой концессии II Налоги.-2010,-№13.-С. 26.

[6] Рузакова O.A. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: Дис.... док. юрцд. наук. -М., 2007. - С. 276.

[7] См.: Панченко И.И. Договор коммерческой субконцессии: Дис.... канд. юрцд. наук. - Коломна, 2010.-С. 154.

Образец сублицензионного договора в 2021 году

Особенности сублицензионного договора

Сублицензионное соглашение является производным от лицензионного договора. В части, не противоречащей ст. 1238, применяются общие нормы для лицензионных сделок. Это указывает на второстепенность и зависимость сублицензирования. Статья 1238 ГК РФ устанавливает, что сублицензиар и сублицензиат — это участники правоотношений. Первый одновременно выступает стороной по двум сделкам, регулирующим схожий предмет, он чаще именуется как лицензиат. Второй не взаимодействует с первоначальным лицензиаром и отвечает за соблюдение условий только перед сублицензиаром.

Сделка имеет юридическую силу в случае получения предварительного согласия лицензиара (сублицензия). Гражданский кодекс не раскрывает понятие сублицензия, что это означает устанавливаем путем анализа ст. 1238 ГК РФ. Это согласие, выраженное в тексте договора или дополнительного соглашения. Пункт 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 устанавливает, что согласие предоставляется на полное или отдельные способы использования. Лицензиар указывает об этом в договоре или дополнительном соглашении.

Регулирование осуществляется общими нормами о лицензировании. Статья 1238 косвенно раскрывает, как называются стороны в сублицензионном договоре — сублицензиар (лицензиат) и сублицензиат. Первый предоставляет права на использование, второй принимает и вносит согласованную плату. Анализ норм права позволяется выделить отличия лицензионного и сублицензионного договора. Рассмотрим это на примере таблицы:

Категория разграничения Лицензионный Сублицензионный
Лицо, передающее право Правообладатель объекта Использует на основании договора
Правовая природа Первоначальная сделка, устанавливающая предмет Не существует без лицензионного соглашения
Субъектный состав Лицензиат и лицензиар Лицензиат (сублицензиар) и сублицензиат
Предварительное согласие Не требуется Указывается в первоначальном соглашении или оформляется дополнительным соглашением
Объем передаваемых прав Огранивается нормами, установленными законодательством Ограничивается условиями первоначального соглашения
Ответственность по общим основаниям Возложена на лицензиата Возложена на лицензиата (сублицензиара) за действия сублицензиата

Гражданский кодекс устанавливает, по какой статье сублицензионные договоры регулируются, — помимо ст. 1238 применяются статьи 1235 – 1237. Нормы права раскрывают виды, порядок исполнения, порядок отказа при существенном нарушении условий.

Кому его выгодно заключать

В случае если требует разовое использование права и ограниченная область применения, выгодно оформлять правоотношения через сублицензирование. Это уменьшает количество обязанностей и размер вносимой платы. Потребность заключить сублицензионный договор на передачу неисключительных прав ставится в зависимость от цели использования. На основании этого выделим следующие виды сделок:

  • авторские и лицензионные;
  • использование программного обеспечения;
  • использование фонограмм;
  • передача прав на товарный знак.

Учитывая эти виды, рассмотрим необходимость заключения соглашения в сфере программного обеспечения. Например, сублицензионный договор на программное обеспечение — это соглашение, по которому лицензиат передает сублицензиату права на использование ПО в пределах первоначальных условий. Необходимость такого оформления вызывается большим функционалом программы и сферами ее применения. Для использования в отдельной области на краткосрочное время выгодно получать права на основе сублицензирования.

Как составить сублицензионный договор

Обязательной формы документа на законодательном уровне не установлено. Для сделок такого типа применима письменная форма. Согласно п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 несоблюдение письменной формы влечет ничтожность. На практике сублицензионное соглашение имеет стандартную структуру. Рассмотрим, какие условия оно включает:

  1. Вводная часть (место заключения, дата, номер; наименование сторон с указанием идентификационных данных).
  2. Предмет (передаваемые права, реквизиты свидетельства о регистрации, основание владения, срок действия).
  3. Права и обязанности (предоставление прав и оплата).
  4. Претензионный порядок и ответственность (сроки рассмотрения обращений, порядок ответа, места рассмотрения дела в суде в случае возникновения спора).
  5. Конфиденциальность (срок неразглашения информации; определение объема данных, относящихся к конфиденциальным).
  6. Заключительные положения (срок действия документа, количество экземпляров, перечень прилагаемых к сделке документов — например, копия первоначального соглашения).
  7. Адрес и реквизиты сторон (наименование, ИНН, ОГРН, данные документа, удостоверяющего личность; подписи сторон или полномочных представителей с указанием основания).

Уделите внимание описанию предмета сделки. Опишите объект интеллектуальной собственности с указанием реквизитов документа, подтверждающего на него право. Соглашение стороны сублицензионного договора по ГК РФ составляют в форме единого документа. Его подписывают все участники сделки. Укажите ссылку на первоначальное соглашение, по которому лицензиар предоставил лицензиату возможность использования.

Если сделка заключается для использования товарного знака, указывается перечень товаров, в отношении которых предполагается использование. Такой список ограничивается условиями первоначальной сделки.

Об авторе статьи

Мичиганин Олег

Юрисконсульт

В 2012 году закончил Российскую правовую академию Министерства Юстиции РФ по специальности юриспруденция. С 2013 года специализируюсь в области арбитражного процесса, гражданских правоотношений, корпоративного и договорного права.

Другие статьи автора на gosuchetnik.ru

Статья 1238 Гражданского кодекса РФ. Действующая редакция на 2021 год, комментарии и судебная практика

1. При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

2. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

3. Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.

4. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

5. К сублицензионному договору применяются правила настоящего Кодекса о лицензионном договоре.

Комментарий к ст. 1238 ГК РФ

1. Появление комментируемой статьи вызвано невозможностью, в силу нематериального характера объектов исключительного права, применения к ним по аналогии закона широко распространенной в отношении распоряжения материальными объектами модели подчиненных договоров (субдоговоров). Прообразом соответствующего режима для отношений, связанных с предоставлением права использования результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, стал правовой режим договора субаренды (ст. ст. 615 и 618 ГК).

В то же время в силу прямого указания п. 4 ст. 1027 ГК к комплексу исключительных прав, включающему, в частности, исключительные права на товарный знак, на коммерческое обозначение, на секрет производства, правила о лицензионных договорах подлежат применению, если это не противоречит положениям гл. 54 ГК и существу договора коммерческой концессии. Таким образом, положения ст. 1029 ГК о договоре коммерческой субконцессии являются специальными правилами по отношению к правилам комментируемой статьи.

2. Из пункта 1 ст. 1238 вытекает, что согласие лицензиара на предоставление лицензиатом полученного им по лицензионному договору права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации третьим лицам (сублицензиатам) не обязательно должно являться составной частью лицензионного договора. Однако в силу того, что такое согласие опосредует одно из условий предоставленного лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, оно, безусловно, должно рассматриваться как одно из условий лицензионного договора.

Следовательно, на это согласие должно распространяться общее требование о государственной регистрации лицензионного договора и соответственно о последствиях его несоблюдения (п. 2 ст. 1235 ГК). При этом ничтожность условия о праве лицензиата на заключение сублицензионного договора не должна в силу ст. 180 ГК влечь ничтожности самого лицензионного договора.

3. Согласно п. п. 1 и 5 комментируемой статьи по сублицензионному договору одна сторона - лицензиат, получивший от обладателя исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиара) право использования такого результата или такого средства по лицензионному договору, предоставляет или обязуется предоставить указанное право другой стороне (сублицензиату) в предусмотренных договором пределах. Условия сублицензионного договора должны определяться в соответствии с п. п. 2 - 5 комментируемой статьи.

4. В пункте 2 комментируемой статьи установлены пределы распоряжения лицензиатом правом использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Поскольку в силу п. 1 ст. 1235 ГК сам лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором, он не может распорядиться соответствующим правом за рамками указанных прав и способов. Сублицензиат, следовательно, не может получить от лицензиата право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации за пределами прав, полученных лицензиатом по соответствующему лицензионному договору.

Ссылка на "права... которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата" означает указание на территорию (п. 3 ст. 1235 ГК) и срок (п. 4 ст. 1235 ГК) использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Условия сублицензионного договора, не соответствующие требованиям п. 2 комментируемой статьи, являются в соответствии со ст. 168 ГК ничтожными. В этом случае сублицензионный договор должен сохранять свое действие в отношении тех условий использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые соответствуют п. 2 комментируемой статьи. В отношении срока сублицензионного договора указанное последствие прямо предусмотрено п. 3 комментируемой статьи, а в отношении других условий сублицензионного договора вытекает из правила ст. 180 ГК.

5. В пункте 3 ст. 1238 в развитие общей нормы п. 2 комментируемой статьи предусмотрены последствия заключения сублицензионного договора на срок, превышающий срок использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, который предусмотрен лицензионным договором.

Поскольку в соответствии с п. 5 комментируемой статьи к сублицензионному договору подлежат применению правила о лицензионном договоре, следует признать, что использование сублицензиатом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации после прекращении действия лицензионного договора влечет предусмотренную законом или договором ответственность за нарушение исключительного права (п. 3 ст. 1237 ГК).

6. Практическое значение имеет также зависимость срока действия сублицензионного договора от прекращения действия исключительного права и прекращения действия лицензионного договора. В соответствии с п. 5 комментируемой статьи и п. 4 ст. 1235 ГК сублицензионный договор должен прекращаться в случае досрочного прекращения действия исключительного права.

В случае признания недействительным предоставления правовой охраны результату интеллектуальной деятельности или средству индивидуализации сублицензионные договоры в силу п. 5 комментируемой статьи должны считаться прекращенными только на будущее время в тех случаях, в которых Кодекс предусматривает соответствующие последствия для лицензионных договоров (п. 4 ст. 1398, п. 3 ст. 1441, п. 6 ст. 1513 ГК).

Поскольку недействительность лицензионного договора означает, что он не влечет никаких юридических последствий с момента его заключения (п. 1 ст. 167 ГК), необходимо признать, что заключенные на основе недействительного лицензионного договора сублицензионные договоры также являются недействительными. Соответствующее последствие прямо предусмотрено в п. 2 ст. 1029 ГК для договоров коммерческой субконцессии.

7. Хотя лицензиар, как правило, не является стороной сублицензионного договора, действия сублицензиата, нарушающего условия использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, всегда будут затрагивать принадлежащее лицензиару исключительное право. Так как лицензиар не может в этом случае предъявить требование о применении к сублицензиату мер ответственности за нарушение договора, п. 4 комментируемой статьи предоставляет ему возможность обратиться с соответствующими требованиями к своему непосредственному контрагенту - лицензиату, поскольку нарушение сублицензиатом условий использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации неизбежно означает нарушение условий лицензионного договора. Лицензиат в этом случае, по существу, будет отвечать за ненадлежащий выбор лицензиара. При этом следует иметь в виду, что правило п. 4 ст. 1029 ГК, возлагающее на лицензиата (пользователя) субсидиарную ответственность за действия сублицензиатов (вторичных пользователей), носит специальный характер и подлежит применению только к договору коммерческой субконцессии.

Правило п. 4 комментируемой статьи сформулировано как диспозитивное, так что стороны лицензионного договора вправе договориться о том, что ответственность перед лицензиаром будет нести непосредственно сублицензиат.

Правило п. 4 не распространяется на случаи нарушения лицензионного договора, предусмотренные п. 3 ст. 1237 ГК, когда указанные нарушения признаются нарушением исключительного права лицензиара. Отсутствие в п. 3 ст. 1327 ГК каких-либо оговорок или исключений должно означать, что в этом случае будет действовать общее правило и ответственность перед лицензиаром будет нести непосредственный нарушитель - сублицензиат.

8. В пункте 5 ст. 1238 использован юридико-технический прием, позволяющий избежать воспроизведения применительно к сублицензионному договору правил Кодекса о содержании (ст. 1235), видах (ст. 1236) и условиях исполнения (ст. 1237) лицензионного договора.

Такое воспроизведение в отсутствие данной нормы оказалось бы необходимым ввиду несовпадения субъектного состава указанных договоров и, следовательно, невозможности непосредственного применения к сублицензионным договорам правового режима лицензионного договора. Несовпадение проявляется в том, что стороной лицензионного договора всегда выступает обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, тогда как участники сублицензионного договора обладают только ограниченным правом использования соответствующего результата или средства.

Судебная практика по статье 1238 ГК РФ

Определение Верховного Суда РФ от 01.03.2017 N 304-ЭС17-666 по делу N А67-6484/2015

Доводы заявителя об отсутствии у истца исключительных смежных прав на спорные фонограммы и права на подачу настоящего иска получили оценку судов со ссылкой на положения пункта 1 статьи 1235, пунктов 1, 5 статьи 1238, статьи 1254 Гражданского кодекса Российской Федерации применительно к установленным фактическим обстоятельствам дела и были мотивированно отклонены.


Определение Верховного Суда РФ от 24.05.2017 N 305-ЭС17-4894 по делу N А40-23445/2016

При таких обстоятельствах, руководствуясь пунктом 1 статьи 1235, пунктом 1 статьи 1238, пунктом 2 статьи 1233, статьями 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд в удовлетворении требований отказал.
Доводы заявителя являлись предметом рассмотрения судебных инстанций, получили соответствующую правовую оценку, по существу направлены на иную оценку доказательств и фактических обстоятельств дела и не подтверждают существенных нарушений норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела.


Определение Верховного Суда РФ от 20.03.2017 N 305-ЭС17-1450 по делу N А41-106105/2015

Доводы заявителя об отсутствии у истца права на подачу настоящего иска получили оценку судов со ссылкой на положения статей 1234, 1238, 1286, 1291 Гражданского кодекса Российской Федерации применительно к установленным фактическим обстоятельствам дела и были мотивированно отклонены.
Иное толкование заявителем положений закона не свидетельствует о неправильном применении судами норм права.


Определение Верховного Суда РФ от 04.07.2017 N 302-ЭС17-7913 по делу N А10-2782/2016

Доводы заявителя об отсутствии у истца права на подачу настоящего иска получили оценку судов со ссылкой на положения статей 1234, 1238, 1286, 1291 Гражданского кодекса Российской Федерации применительно к установленным фактическим обстоятельствам дела и были мотивированно отклонены.
Иное толкование заявителем положений закона не свидетельствует о неправильном применении судами норм права.


Определение Верховного Суда РФ от 24.01.2020 N 302-ЭС19-26985 по делу N А78-10064/2018

Принимая оспариваемые заявителем судебные акты, суды руководствовались положениями статей 65, 71 АПК РФ, статей 309, 310, 330, 401, 450, 1235, 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, изложенными в пункте 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", и исходили из доказанности обществом "СофтЛайн Трейд" факта ненадлежащего исполнения обществом "Читаэнергосбыт" условий заключенного сторонами сублицензионного договора N 4687/17 от 27.12.2017 в части оплаты за предоставление права использования программ для ЭВМ на первый год, а также отсутствия правовых оснований для удовлетворения встречного иска ввиду предоставления обществу "Читаэнергосбыт" права использования программ для ЭВМ согласно спецификации к договору в установленные договором сроки.


Определение Верховного Суда РФ от 04.03.2020 N 305-ЭС20-1641 по делу N А40-43926/2019

При названных обстоятельствах, руководствуясь статьями 183, 309, 314, 329, 330, 333, 429.4, 753, 1235, 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации, снизив размер неустойки по заявлению ответчика, суды частично удовлетворили иск.
Из содержания судебных актов следует, что суды всесторонне исследовали доказательства по делу, установили необходимые для разрешения спора обстоятельства и дали надлежащую правовую оценку доводам заявителя, в том числе о необоснованном принятии в качестве доказательства исполнения истцом обязательств по контракту акта об инсталляции, ненадлежащем оформлении отчетов об оказанных услугах.


Определение Верховного Суда РФ от 31.03.2020 N 309-ЭС20-1642 по делу N А50-20477/2018

Отказывая в удовлетворении исковых требований общества "ИТ и К", суды первой и апелляционной инстанций руководствовались условиями лицензионного договора, статьями 309, 312, пунктом 2 статьи 1233, пунктом 1 статьи 1235, пунктами 1, 2, 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходили из недоказанности исполнения истцом обязанности по надлежащей передаче ответчику во исполнение условий лицензионного договора прав на программное обеспечение, обеспечение ответчику доступа к электронной выгрузке программного обеспечения через сеть Интернет и надлежащего информирования его об этом.


Contract Corner: Составление положений о сублицензировании в лицензиях на интеллектуальную собственность | Морган Льюис

В этом разделе «Контракт» мы подчеркиваем особенности составления положений о сублицензии в контексте лицензии на интеллектуальную собственность.

  • Определение сублицензии . Сублицензия в контексте лицензии на интеллектуальную собственность - это любое соглашение, по которому лицензиат предоставляет третьей стороне права на любую лицензионную интеллектуальную собственность. Это положение часто является чрезмерно широким, но может быть изменено для включения стандартных исключений (например,g., обычные соглашения с Конечными пользователями, дистрибьюторами и т. д.), чтобы избежать чрезмерно широкого определения и обеспечить ясность расчетов роялти. Также важно уточнить определение Конечного пользователя в контексте сублицензирования и отметить, что сублицензиат (или одно из его аффилированных лиц) может быть Конечным пользователем, если он использует лицензированный IP для своих внутренних целей.
  • Допуск . Сублицензирование обычно требует предварительного письменного разрешения лицензиара, но требовать одобрения для каждой сублицензии может быть непрактичным (в зависимости от отрасли или технологии).В качестве альтернативы стороны часто соглашаются с тем, что в таком одобрении не может быть необоснованно отказано. Также рассмотрите возможность запроса согласия на последующее сублицензирование (т. Е. Многоуровневое сублицензирование) за стандартными исключениями.

    Примечание : Лицензия должна прямо запрещать любое сублицензирование (например, в положении о переуступке), «если иное прямо не указано в настоящем Соглашении». Лицензия также может быть составлена ​​таким образом, чтобы разрешать определенные виды «обычной» деятельности по сублицензированию без предварительного специального разрешения (например,g., Сублицензия, которая «(а) является общепринятой или общепринятой в применимой отрасли, в Сфере и Территории, в отношении продуктов или услуг, по сути аналогичных по характеру применимым Защищаемым продуктам; (b) не предоставляет применимым Сублицензиату сублицензионных прав на все или существенную часть прав, предоставленных в соответствии с Разделом [ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ]; и (c) в основном для одной или нескольких из следующих целей: исследования, разработки, испытания или производство »).

  • Компенсация .Все расчеты роялти (или другой компенсации) должны четко охватывать коммерциализацию сублицензиата, а компенсация, полученная в связи с коммерциализацией сублицензиата, должна быть, по крайней мере, эквивалентна компенсации, которая была бы получена, если бы лицензиат осуществил коммерческую деятельность напрямую. Кроме того, подумайте, имеет ли смысл для лицензиара получать процент от сублицензионного дохода, не связанного с лицензионными платежами. Исключения из этого правила часто включают документально подтвержденные коммерческие платежи, полученные лицензиатом в качестве прямой компенсации или возмещения затрат на НИОКР.

    Примечание : Примерная формулировка компенсации выглядит следующим образом: (например, «Каждый Сублицензия должен включать ставку роялти с чистых продаж в сумме, по крайней мере, равной ставке, указанной в Разделе [РОЯЛТИ], и экономической прибыли, которая Лицензиар, получающий от любой коммерциализации защищенных продуктов для конечных пользователей или в интересах конечных пользователей любым Сублицензиатом или от его имени, должен быть, по крайней мере, равен экономической прибыли, которую Лицензиар получил бы, если бы Лицензиат непосредственно участвовал в такой коммерциализации.»).

  • Нет несовместимых условий . Все сублицензии должны регулироваться условиями лицензионного соглашения. Следует добавить положение, в котором говорится, что любая сублицензия, нарушающая указанные требования и ограничения, является недействительной.
  • Прекращение действия. Поскольку использование вне рамок предоставленной лицензии не обязательно является нарушением соглашения, влекущим за собой прекращение его действия [ MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. v.Infineon Technologies Americas Corp., No. 17-1448 (Fed. Cir. 2018) ], лицензиар должен иметь право прекратить действие лицензии, если «любое использование или практика любой Лицензированной технологии Лицензиатом или любым Сублицензиатом выходит за рамки поля или иным образом нарушает Раздел [ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ] ».
  • Поток вниз . Любая сублицензия автоматически и немедленно прекращает свое действие после прекращения действия лицензии (с учетом любого явно разрешенного периода продажи). Можно добавить, что в связи с прекращением действия «Лицензиат должен, по запросу Лицензиара, разумно сотрудничать для облегчения переговоров по потенциальному соглашению между Лицензиаром и любым Сублицензиатом.«Убедитесь, что все ограничения и другие важные условия передаются каждому сублицензиату. Рассмотрите возможность включения неисчерпывающего списка особо важных положений (например, зарезервированные права лицензиара; права лицензиара на аудит; обязательства по проверке и отчетности; а также ограничения на использование имени / товарных знаков лицензиара).

    Примечание : Эти вопросы особенно важны для лицензиаров университетов.

    Если лицензиар должен владеть какими-либо модификациями / улучшениями лицензированной ИС или любыми собранными / сгенерированными данными, лицензиат должен быть обязан получить передачу таких прав от любого соответствующего сублицензиата.Лицензиат несет ответственность за любую деятельность сублицензиата.

    Примечание : рассмотрите возможность добавления: «Во избежание сомнений, Конечные пользователи не имеют права изменять, в дальнейшем распространять или сублицензировать какие-либо Защищенные продукты (или любую Лицензионную технологию, встроенную или включенную в них), и Лицензиат должен гарантировать, что каждый Конечный пользователь получает письменное уведомление обо всех применимых ограничениях ».

    Примечание : Проблемы и ограничения, связанные с конечным пользователем, могут различаться в зависимости от типа технологии / рынка.

  • Контроль документов . Лицензиат должен предоставить копию каждой сублицензии. Однако «знание Лицензиаром любой Сублицензии (включая получение ее краткого содержания или копии) или сообщений относительно любой Сублицензии не означает одобрения Лицензиаром условий такой Сублицензии или отказа Лицензиара от любых условий настоящего Соглашения или каких-либо прав. или средства правовой защиты, доступные Лицензиару в соответствии с настоящим Соглашением, по закону, по праву справедливости или иным образом ».

    Примечание : рассмотрите возможность добавления: «В случае любого конфликта или несоответствия между условиями любой Сублицензии и условиями настоящего Соглашения, условия настоящего Соглашения имеют преимущественную силу.”

    Примечание : Несогласованные сублицензии и проверка лицензиара (и подразумеваемое одобрение) являются распространенной проблемой на практике.

Пожалуйста, следите за будущими публикациями в Sourcing @ Morgan Lewis , которые обновят правовой ландшафт по вопросам лицензирования и предоставят дополнительные указания по составлению проектов.

Сублицензионное соглашение

- EarthShell Container Corp. и Sweetheart Cup Co. Inc.

для печати

Сублицензионное соглашение - EarthShell Container Corp.и Sweetheart Cup Co. Inc.

Бесплатные настраиваемые формы лицензирования

                                                                 ИСПОЛНЕНИЕ КОПИЯ

                                 СУБЛИЦЕНЗНЫЙ ДОГОВОР


     НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ С СУБЛИЦЕНЗИЕЙ («Соглашение») от 16 октября 1997 г.
находится между EARTHSHELL CONTAINER CORPORATION, корпорацией штата Делавэр.
(«ECC») и SWEETHEART CUP COMPANY INC., Корпорация Делавэр.
("Дорогой").

                                       СЕССИИ


     А.В соответствии с этим определенным измененным и пересмотренным лицензионным соглашением от
28 февраля 1995 г. («Лицензионное соглашение EKI») между Э. Хашогги.
Industries, калифорнийское полное товарищество («EKI») и ECC, ECC имеет
исключительное право использовать и сублицензировать другим право на использование,
указанная технология для производства и продажи определенных одноразовых предметов общественного питания.

     B. ECC и Sweetheart ранее заключили сублицензионное соглашение.
вступившие в силу с 7 октября 1994 г. («Существующий сублицензион»), в соответствии с которым
Sweetheart сублицензирует технологию, лицензированную EKI по лицензии EKI License
Соглашение о производстве и распространении определенных продуктов одноразового использования и
напитки в пределах указанной в ней территории.C. Одновременно с этим, ECC и Sweetheart вступают в
Операционное соглашение от даты настоящего Соглашения («Операционное соглашение»), подписанное
которые они пересматривают в своих деловых отношениях и вступают в новые
меры по коммерциализации технологии, лицензированной EKI под
Лицензионное соглашение EKI. Операционное соглашение предусматривает следующее:

         (i) ECC и Sweetheart прекращают действие Существующего сублицензионного соглашения и
    заключит новое сублицензионное соглашение, в соответствии с которым ECC будет сублицензировать
    Возлюбленной право использовать такую ​​технологию для производства и продажи
    на Территории (как определено ниже) определенный навесной контейнер для сэндвичей
    продукты для McDonald's Corporation, в связи с которыми ECC будет
    получать двадцать процентов (20%) роялти от чистой выручки, полученной
    Милочка от продажи такой продукции; а также

         (ii) ECC предоставит Sweetheart (A) полностью интегрированные линии
    оборудование, необходимое для производства таких продуктов и (Б) технические
    информация, необходимая для коммерческого производства таких продуктов, включая
    материальный состав, характеристики сырья, технологическое оборудование
    спецификации, условия обработки, стандарты выпуска и качество
    методы обеспечения уверенности.<СТРАНИЦА>

    D. ECC готов предоставить, а возлюбленная желает принять
сублицензия на такую ​​технологию, как это предусмотрено Операционным соглашением, при
условия, изложенные в данном документе.

                                      СОГЛАШЕНИЕ:

    ПОЭТОМУ, СЕЙЧАС, принимая во внимание вышеизложенные выступления и
изложенные здесь заветы и соглашения вместе с другими добрыми и ценными
рассмотрение, получение и достаточность которого настоящим признается,
стороны соглашаются о нижеследующем:

    1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

         Термины, написанные с заглавной буквы, используемые в данном документе, имеют указанные значения.
ниже:

         (а) Термин «ПАРТНЕРСКИЙ» имеет значение, указанное в
Операционное соглашение.

         (b) Термин «СОГЛАШЕНИЕ» имеет значение, указанное в
преамбула.

         (c) Термин «БАНКРОТСТВО» имеет значение, указанное в
Операционное соглашение.

         (d) Термин «СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ» означает
Соглашение о конфиденциальности между ECC и
Дорогой.(e) Термин «ECC» имеет значение, указанное в
преамбула.

         (f) Термин «Действия по нарушению прав ECC» имеет значение, установленное
далее в параграфе 8 (c).

         (g) Термин «Лицензионное соглашение EKI» имеет значение, установленное
вперед в сольных концертах.

         (h) Термин «ОБОРУДОВАНИЕ» имеет значение, указанное в
Операционное соглашение.

         (i) Термин «СУБЛИЦЕНЗИЯ» имеет значение, установленное
в сольных концертах.

         (j) Термин «ВАЛОВАЯ ПРОДАЖА» имеет значение, указанное в
Операционное соглашение.(k) Термин «УЛУЧШЕНИЕ» означает любое улучшение, улучшение,
уточнение, модификация или другое новое изобретение или открытие, патентоспособное
или непатентоспособные, происходящие из или иным образом относящиеся, полностью или частично,
любые Технологии или Продукты, включая, помимо прочего, любые
вышеизложенное


                                          2
<СТРАНИЦА>

относящиеся к эксплуатации или техническому обслуживанию Оборудования или процесса
какие продукты производятся.

         (l) Термин «ИНИЦИАТИРУЮЩАЯ СТОРОНА» имеет значение, указанное в
пункт 8 (b).(m) Термин «СОВМЕСТНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ» имеет значение, установленное
в пункте 6 (c).

         (n) Термин «ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПАТЕНТЫ» означает любой Патент в настоящее время или
в дальнейшем принадлежит или приобретается ECC, или в котором ECC сейчас владеет, или в дальнейшем
приобретает права, которые полезны или необходимы при производстве, распространении,
использование или продажа Продуктов.

         (o) Термин «ЛИЦЕНЗИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» означает Лицензированные патенты.
и коммерческие секреты.

         (p) Термин «УБЫТКИ» означает любые и все убытки, обязательства,
убытки, издержки и расходы, включая разумные расходы на расследование и
разумные гонорары адвокатам, бухгалтерам и свидетелям-экспертам.(q) Термин «ЧИСТЫЕ ПРОДАЖИ» в отношении Продуктов означает:
совокупная сумма до конца соответствующего финансового периода брутто
Продажи, уменьшенные на (i) фактические скидки за наличные, торговые или оптовые скидки, включая
"скидки вне счета", разрешенные Sweetheart, (ii) кредиты, разрешенные
Дорогой, (iii) продажа, использование, импорт с добавленной стоимостью, экспорт, акцизы и т. Д.
налоги в размере, уплаченном возлюбленной, и (iv) фрахт и транспортировка
расходы, оплачиваемые Sweetheart (и не возмещаемые ECC в соответствии с Разделом 6.1 из
Операционного соглашения) в связи с доставкой и отгрузкой
Продукты, независимо от того, включены ли они в счет-фактуру в качестве отдельной позиции (но
без учета скидок, возвратов, налогов или расходов на фрахт и транспортировку
которые вычитаются при вычислении валовых продаж).

         (r) Термин «НЕИНИЦИАТИРУЮЩАЯ СТОРОНА» имеет значение, установленное
далее в пункте 8 (b).

         (s) Термин «ОТКАЗ ОТ ПАТЕНТНОЙ ЗАЩИТЫ» имеет значение
изложены в пункте 7 (а).

         (t) Термин «ПАТЕНТЫ» означает патенты с не истекшим сроком действия, полезные
модели, промышленные образцы, свидетельства на изобретение или аналогичные гранты
права интеллектуальной собственности, которые поданы, зарегистрированы, выданы или предоставлены в
Соединенные Штаты Америки или Канаду, включая, помимо прочего, любые
отделения, переиздания, продолжения, частичные продолжения, обновления,
повторные проверки и расширения любого из вышеперечисленных и любых приложений
для этого (и патенты, которые могут быть выданы по таким заявкам).(u) Термин «ЛИЦО» означает физическое лицо, товарищество,
корпорация, общество с ограниченной ответственностью, траст, правительственный или политический
подразделение и любое другое лицо, которое имеет правоспособность владеть имуществом в своем
собственное имя и подать в суд или подать в суд.


                                          3
<СТРАНИЦА>

         (v) Термин «ПРЕИМУЩЕСТВЕННАЯ СТАВКА» означает основную процентную ставку за
корпоративные кредиты, опубликованные Wall Street Journal на рассматриваемую дату
или, если это не рабочий день, на следующий рабочий день.(w) Термин «ПРОДУКТЫ» имеет значение, присвоенное таким
срок в Операционном соглашении.

         (x) Термин «ПРЕДСТАВИТЕЛЬ» имеет значение, указанное в
пункт 5 (а).

         (y) Термин «РОЯЛТИ» имеет значение, указанное в
пункт 3 (а).

         (z) Термин «РОЯЛЬНЫЙ ОТЧЕТ» имеет значение, указанное в
пункт 4 (а).

         (aa) Термин «ДАТА НАЧАЛА» имеет значение, присвоенное таким
срок в Операционном соглашении.

         (bb) Термин «СУБЛИЦЕНЗИЯ» имеет значение, указанное в
пункт 2 (а).(cc) Термин «СЛАДКОЕ» имеет значение, указанное в
преамбула.

         (dd) Термин «СЛАДКИЕ УЛУЧШЕНИЯ» имеет значение, установленное
далее в пункте 6 (b).

         (ee) Термин «СЛАДКОЕ НАРУШЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ» должен иметь
значение, указанное в пункте 8 (d).

         (ff) Термин «ТРАДИЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ SWEETHEART» означает
одноразовые продукты для общественного питания и упаковка для замороженных десертов, молочных продуктов
продукты и напитки.

         (gg) Термин «ТЕХНОЛОГИЯ» означает Лицензированную технологию и
Дорогие улучшения, если таковые имеются.(hh) Термин «ТЕРРИТОРИЯ» означает все пятьдесят штатов США.
Штаты Америки, Канада и любые территории или владения Соединенных Штатов
Штаты или Канада.

         (ii) Термин «ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ» имеет значение, указанное в
пункт 2 (с).

         (jj) Термин «ТОРГОВАЯ ТАЙНА ВЫБОРЫ» имеет значение, установленное
далее в пункте 7 (а).


                                          4
<СТРАНИЦА>

         (kk) Термин «ТОРГОВЫЕ ТАЙНЫ» означает (i) ноу-хау и
конфиденциальная информация, принадлежащая ECC или переданная ей по лицензии, в той мере, в которой она полезна, или
необходимо при производстве, распространении, использовании или продаже Продуктов, в том числе
без ограничения коммерческие тайны, которые описаны в Приложении «А» к настоящему документу
и (ii) любое Улучшение (кроме Любимого Улучшения) или иное
конфиденциальная информация, которая сейчас или в дальнейшем принадлежит ECC или лицензирована для нее, но не
патентоспособный и полезный или необходимый при производстве, распространении, использовании
или продажа Продуктов.2. СУБЛИЦЕНЗИЯ.

         (а) В соответствии с условиями настоящего Соглашения, ECC
настоящим предоставляет Sweetheart неисключительную сублицензию с уплатой роялти на условиях
Лицензируемая технология («Сублицензия») для создания, использования, продажи, предложения продажи и
иным образом продавать Продукты исключительно в пределах Территории.

         (b) Возлюбленный не имеет права сублицензировать или передавать
Лицензируемую технологию или любые права в рамках Сублицензии,
без предварительного письменного согласия ECC; при условии, что права и
обязательства Возлюбленной по настоящему Соглашению и в соответствии с ним могут быть переданы
в объеме, предусмотренном пунктом 32.Любая предполагаемая сублицензия или передача без
такое согласие является недействительным и представляет собой нарушение существенного
обязательство возлюбленной в значении Раздела 11.4 (a) (ii)
Операционное соглашение.

         (c) В соответствии с параграфом 10 (a) настоящих Правил возлюбленная имеет право и
необходимо использовать в связи с маркетингом, распространением и продажей
Продукты на Территории, товарные знаки и знаки обслуживания (вместе
«Товарные знаки»), принадлежащие или лицензированные ECC, которые обозначены ECC для
Sweetheart до коммерческого производства Продуктов компанией Sweetheart или от
время от времени после этого.(d) Sweetheart не может продавать, распространять, продавать или пытаться
передавать любой Продукт любому Лицу за пределами Территории или любому Лицу
на территории, если возлюбленная знает или имеет основания полагать, что такие
Лицо намерено использовать рассматриваемый Продукт за пределами Территории. В
маркетинг, распространение, продажа или иное распоряжение Продуктом за пределами
Территория возлюбленной представляет собой нарушение материального обязательства
Возлюбленная по смыслу раздела 11.4 (a) (ii) Операционного соглашения.

         (e) Возлюбленный соглашается сохранять конфиденциальность Сделки.
Секреты в соответствии с условиями Соглашения о конфиденциальности.

    3. РОЯЛТИ.

         (a) В обмен на предоставление Сублицензии, дорогая
уплачивает ECC роялти («Роялти») в размере двадцати процентов (20%) Нетто
Продажа Продуктов возлюбленным после Даты начала (согласовывается и
признал, что Роялти должны выплачиваться в отношении всех чистых продаж в течение
срок действия настоящего Соглашения


                                          5
<СТРАНИЦА>

кроме чистых продаж, относящихся к продуктам, по которым выставлены счета и отгружены
Возлюбленная до Даты начала в соответствии с инструкциями по доставке
предоставлено McDonald's Corporation).(b) Любая неуплата роялти в установленный срок,
является нарушением материальных обязательств компании Sweetheart и может привести к
прекращение действия настоящего Соглашения в соответствии с Разделом 11.4 Операционной
Соглашение.

         (c) Несмотря на положения пункта 3 (a) настоящего документа,
Возлюбленная не обязана платить Роялти за продажу
любой Продукт, произведенный после даты, на которую последний выданный патент включен в
Срок действия Лицензионных патентов истекает.

    4.ОПЛАТА РОЯЛТИ.

         (а) В течение 30 (тридцати) дней с последнего дня каждого месяца,
Возлюбленный должен выплатить ECC роялти, подлежащие уплате за все проданные Продукты.
пользователем Sweetheart в течение такого месяца. Каждый платеж Роялти должен сопровождаться
письменный отчет («Отчет о роялти»), подготовленный Sweetheart и сертифицированный как
точен главным финансовым директором Sweetheart. Каждый отчет о роялти
устанавливает для месяца, охватываемого Отчетом о роялти, (i) количество
каждый из Продуктов, продаваемых Sweetheart, (ii) цена брутто в счете-фактуре за каждый
таких Продуктов, и (iii) любые сокращения брутто-цены в счете-фактуре за
цели расчета чистых продаж.(b) Все выплаты роялти, предусмотренные настоящим Соглашением, должны быть выплачены.
пользователя Sweetheart в долларах США.

         (c) Вторая неспособность возлюбленной в течение любого двухлетнего периода
своевременно выплачивать полную сумму роялти, фактически причитающуюся по настоящему Соглашению
является нарушением материальных обязательств Sweetheart и может привести к
при расторжении настоящего Соглашения в соответствии с Разделом 11.4 Эксплуатационных
Соглашение.

    5. ПРАВО НА АУДИТ.

         (а) Возлюбленный должен хранить и поддерживать полными и точными
записи о продаже Продуктов.ECC или назначенный
Представитель («Представитель») имеет право просматривать эти
записи и операции Sweetheart, связанные с отгрузкой и продажей
Продукты в связи с любыми проверками, проводимыми ECC в соответствии с Разделом 9.2.
Операционного соглашения.

         (б) Если в конечном итоге будет установлено, что возлюбленная не заплатила
ECC - полная сумма платежа роялти, фактически причитающаяся по настоящему Соглашению, Милая
незамедлительно выплатит ECC полную сумму такого несоответствия с процентами
в связи с этим по Прайм-ставке, действующей на дату платежа в
вопрос должен был быть задан с такой даты до момента фактического совершения платежа.
сделал.6. УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ


                                          6
<СТРАНИЦА>

         (a) Компания ECC должна владеть всеми Усовершенствованиями, разработанными ECC или для нее (а не
любой из ее лицензиатов). С учетом права ECC, все такие Улучшения
должны быть включены в Лицензируемую технологию, предоставленную по настоящему Соглашению для Sweetheart.
без дополнительных лицензионных отчислений или других обязательств, возлагаемых на возлюбленную.

         (b) Возлюбленному будут принадлежать все Улучшения, разработанные или для
Милая («Дорогие улучшения»).С учетом права возлюбленной,
Sweetheart настоящим предоставляет ECC безотзывную неисключительную лицензию на использование
все Улучшения Возлюбленного внутри и за пределами Территории, исключительно в
связь с производством, использованием, продажей и другой коммерциализацией
продукты, которые используют или включают любую Лицензионную технологию с ECC
право сублицензировать Усовершенствования Sweetheart третьим лицам. Каждый
Сублицензиат компании Sweetheart Improvements, не являющийся аффилированным лицом ECC, должен:
быть обязанным, в качестве условия такой сублицензии, уплачивать роялти в пользу
Возлюбленная на основе чистой выручки от продажи продуктов, в которых используется
или включать такие улучшения Sweetheart, которые разумно рассчитаны
в связи с возрастающей экономической ценностью таких улучшений Sweetheart для
Сублицензиат ECC; при условии, однако, что (i) годовая ставка роялти не должна
превышает десять процентов (10%) такой дополнительной экономической стоимости; и (ii) годовой
ставка роялти составляет один процент (1%) от такой чистой выручки, если стороны
не могут согласовать размер такой ставки роялти на основе таких
дополнительная экономическая ценность.(c) Улучшения, разработанные совместно ECC и Sweetheart ("Joint
Улучшения ») принадлежит ECC при условии, что все Совместные улучшения
должны быть включены в Лицензируемую технологию, предоставленную по настоящему Соглашению для Sweetheart.
без дополнительных лицензионных отчислений или других обязательств, возлагаемых на возлюбленную.
Кроме того, ECC настоящим предоставляет Sweetheart безотзывный неисключительный
лицензия на использование совместных улучшений в связи с производством,
использование, продажа и другая коммерциализация продуктов внутри или за пределами
Территория в традиционной области использования возлюбленной.ECC должен иметь
право на лицензирование Совместных улучшений третьим лицам, и в этом случае ECC
лицензиат уплачивает ECC и Sweetheart роялти, исходя из чистой выручки.
полученные от продажи продуктов, в которых используется или включается Joint
Улучшения, которые разумно рассчитываются в отношении каждой стороны
вклад в дополнительную экономическую ценность совместных улучшений,
при условии, однако, что (i) годовая ставка роялти, выплачиваемая каждым ECC
лицензиат не может превышать десять процентов (10%) таких дополнительных экономических
стоимости и (ii) годовая ставка роялти должна составлять один процент (1%) от таких
чистая выручка, если стороны не могут согласовать размер такой
ставка роялти, основанная на такой дополнительной экономической стоимости.(d) Любые Улучшения, разработанные третьей стороной или для любой третьей стороны (включая
сублицензиат ECC, кроме Sweetheart) и имеющий лицензию на ECC, если
по запросу Sweetheart и с учетом права ECC, быть сублицензировано на
Возлюбленная по настоящему Соглашению по ставке роялти, взимаемой с ECC такой третьей стороной.


                                          7
<СТРАНИЦА>

         (e) Каждая сторона, которая разрабатывает или приобретает Улучшение во время
в соответствии с настоящим Соглашением о таком улучшении будет сообщено другой стороне в письменной форме.
сразу после разработки или приобретения такого Улучшения таким
стороны, с учетом прав или обязательств перед любыми третьими сторонами с
С уважением к такому Улучшению.7. ПАТЕНТНЫЕ ВОПРОСЫ.

         (а) Сторона, владеющая Улучшение, как определено в соответствии с
положения пункта 6, имеет право по собственному усмотрению
(i) утвердительно добиваться патентной защиты любого такого Улучшения по собственному усмотрению.
стоимость и расходы или (ii) сохранять любое Улучшение в качестве коммерческой тайны. Если вечеринка
которому принадлежит Улучшение, которое является или может быть запатентовано, решает сохранить
такое Улучшение как коммерческую тайну («Выбор коммерческой тайны»), он должен использовать
разумные коммерческие усилия по предоставлению другой стороне письменного уведомления о таких
Избрание коммерческой тайны в разумные сроки после создания, разработки
или приобретение такого Улучшения такой стороной.В случае любого
Усовершенствование, в отношении которого сторона-владелец не провела выборы в соответствии с коммерческой тайной,
такая сторона обязана за свой собственный счет старательно добиваться
коммерчески разумное основание для применения, преследования и поддержания
Патент на территории в отношении такого улучшения; при условии, что такие
сторона может принять решение об отказе от патентной защиты, направив письменное уведомление
другая сторона такого избрания («отказ от патентной защиты») незамедлительно
после этого другая сторона будет иметь право (но не
обязательство) добиваться такой патентной защиты для такого Улучшения от своего имени
и за свой счет.Если после отказа от патентной защиты
сторона, владеющая запатентованным улучшением, другая сторона подает или продолжает
судебное преследование заявки на патент и, в конечном итоге, получение Патента на свое имя
в отношении Улучшения, принадлежащего такой стороне, такая сторона должна иметь
безотзывная неограниченная лицензия без лицензионных отчислений на условиях такого Патента.

         (b) Каждая сторона должна оказывать друг другу такую ​​помощь.
время от времени может быть обоснованно запрашиваться в связи с усилиями по
запрашивать патентную охрану для любого Улучшения в соответствии с параграфом 7 (а),
включая оформление любых документов, необходимых для получения и поддержания таких
патентная защита; при условии, однако, что сторона, ответственная за поиск
патентная охрана возмещает такой стороне любые наличные платежи и
расходы, разумно понесенные такой стороной при предоставлении такой помощи.ECC
и Милая должна проводить, не реже одного раза в полгода, периодические
совещания по обзору технологий, на которых ECC должен предоставить возлюбленной копии
любые новые патенты, выданные по любым патентным заявкам, включенным в
Лицензированные патенты с момента предыдущего совещания по обзору технологии (если таковое имеется)
и стороны рассмотрят (i) статус судебного преследования в то время
заявки на патенты, включенные в Лицензионные патенты, (ii) любые Улучшения, которые
были произведены любой из сторон с момента предыдущего обзора технологии
совещание (если применимо) и (iii) другие вопросы, связанные с разработкой
Улучшения и защита и статус Технологии.(c) ECC оплачивает или обеспечивает выплату всех сборов за обслуживание и
ежегодных выплат по мере наступления срока их погашения в отношении Лицензионных патентов, практика
что необходимо в связи с производством и продажей Продуктов.
Если ECC решит не


                                          8
<СТРАНИЦА>

платить или обеспечивать выплату любых таких сборов или аннуитетов, он должен использовать разумные
усилия по предоставлению письменного уведомления о таких выборах компании Sweetheart до установленного срока
дата для этого, и возлюбленная будет иметь право (но не обязанность)
платить такие сборы или аннуитеты.ECC принимает все разумные меры в рамках своих
контроль для дальнейшего тщательного судебного преследования любых ожидающих рассмотрения патентных заявок
включены в Лицензионные патенты.

         (d) ECC должен предоставить возлюбленную в течение 30 дней после даты
здесь перечислены все существующие патенты и заявки на патенты, ожидающие рассмотрения.
включены в Лицензионные патенты на дату настоящего документа.

         (e) ECC соглашается сохранять конфиденциальность Sweetheart
Усовершенствования, касающиеся того, какой возлюбленный проводит выборы в соответствии с коммерческой тайной.
с положениями Соглашения о конфиденциальности.8. ВОПРОСЫ НАРУШЕНИЯ.

         (а) Каждый из ЕСС и Возлюбленный незамедлительно и в любом случае
в течение тридцати (30) дней с момента обнаружения уведомить другого в письменной форме о любых
явное нарушение технологии или товарных знаков на территории, которая
до его сведения, пока Сублицензия остается в силе, и это включает
одноразовые предметы общественного питания. ECC имеет первоначальное право за свой счет
и расходы, чтобы подать иск о запрете такого нарушения в той степени, в которой оно включает
Лицензируемой технологии или товарных знаков и взыскивать убытки за
его единственный аккаунт.Если исключительно из соображений затрат ни EKI, ни
ECC предъявляет такие иски в течение шестидесяти (60) дней после письменного уведомления
нарушение совершается Возлюбленным или Возлюбленным за ее единоличный счет и
расход, имеет право подать иск о запрете на такое нарушение и
взыскать убытки за свой счет в той степени, в которой такое нарушение
включает одноразовые предметы общественного питания. Возлюбленная будет иметь первоначальное право на
его единственная стоимость и расходы, чтобы подать иск о любом очевидном нарушении
в той степени, в которой это связано с улучшениями возлюбленного и возмещением убытков
поэтому для своей единственной учетной записи.Если исключительно из соображений затрат
Возлюбленная не может предъявить такие иски в течение шестидесяти (60) дней после написания
уведомление о нарушении направляется ECC, ECC за свой счет и
расход, имеет право подать иск о запрете на такое нарушение и
взыскать убытки за свой счет в той степени, в которой такое нарушение
включает одноразовые предметы общественного питания.

         (b) В любом иске, предъявленном в соответствии с параграфом 8 (а) настоящего Соглашения,
сторона, инициирующая иск («Инициатор»), должна выбрать и контролировать
адвокат обвинения по такому иску.Другая сторона настоящего Соглашения (
«Непосвященная сторона») будет (i) иметь право получать время от времени,
полная и полная информация от Инициирующей стороны о статусе
такой иск, (ii) имеет право за свой счет быть представленным в нем
советник в качестве советника или консультанта, и (iii) полностью сотрудничать с
Инициирующая сторона и предоставить любую помощь, которая обоснованно запрашивается
Сторона-инициатор в связи с таким иском, включая подготовку и
подписание документов.Если возлюбленная является инициатором, возлюбленная должна
не иметь права урегулировать любой иск о нарушении, описанный в параграфе 8 (а)
настоящего Соглашения, без предварительного письменного согласия ECC, которое не может быть
необоснованно отказано. Затраты и


                                          9
<СТРАНИЦА>

расходы, включая гонорары адвокатов, Инициирующей стороны по любому действию
Заявление о нарушении будет нести Инициирующая сторона. Ни в коем случае,
однако будет ли Сторона, не являющаяся инициатором, обязана возместить затраты и
расходы, включая гонорары адвокатов, Инициирующей стороны в размере
превышение суммы возмещения убытков, присужденной Неинициирующей стороне в таком действии.(c) Стороны должны незамедлительно уведомить друг друга в письменной форме о
(i) любые претензии любого Лица о том, что использование Лицензированной технологии или
Товарные знаки Sweetheart в связи с производством, использованием или продажей любых
Продукт нарушает или нарушает патент, товарные знаки, коммерческую тайну или другие
права интеллектуальной собственности такого Лица и (ii) начало любых
иск против любой из сторон или любого из их клиентов, утверждая, что
любая такая претензия («Действия по нарушению прав ECC»).ECC берет на себя и контролирует
защита любых действий по нарушению прав ECC за свой счет и за свой счет,
независимо от того, назван ли ECC в качестве ответчика. Милая будет
помогать ECC в защите от любых действий по нарушению прав ECC, предоставляя такие
информация, свидетели фактов и другое сотрудничество, которое ECC может запрашивать время от времени
ко времени; при условии, что ECC возместит возлюбленному любые наличные
расходы, понесенные Sweetheart в связи с этим. Милая должна иметь
право быть представленным в связи с иском о нарушении прав ECC его
собственный юрисконсульт, за свой счет, при условии, что такой юрисконсульт будет действовать
только в качестве советника.Если ECC не берет на себя защиту какой-либо ECC
Действия, связанные с нарушением прав, возлюбленная имеет право, но не обязанность,
взять на себя защиту по такому иску, используя адвоката по своему выбору. Если
Милая, поэтому берет на себя защиту от действий по нарушению прав ECC, Милая
не имеет права урегулировать такие действия по нарушению прав ECC, если возлюбленная
должны получить предварительное письменное согласие ECC (которое не
необоснованно отказано или задержано).

         (d) Стороны должны уведомить друг друга о (i) любых претензиях по любому
Лицо, которое использует какие-либо Улучшения Любимого любой из сторон в связи
с производством, использованием или продажей любого продукта нарушает или нарушает
патент, коммерческая тайна или другие права интеллектуальной собственности такого Лица и
(ii) возбуждение судебного процесса против любой из сторон или любого из их
соответствующих клиентов, заявляющих о таких претензиях («Нарушение прав возлюбленных
Действие").Возлюбленный должен взять на себя и контролировать защиту любого Возлюбленного
Действия по нарушению прав, которые также не являются действиями по нарушению прав ECC, по адресу:
его единственная стоимость и расходы, независимо от того, назван ли Возлюбленный
ответчик по этому поводу. ECC поможет Sweetheart в защите такой Sweetheart
Действия по нарушению прав путем предоставления такой информации, свидетелей фактов и других
сотрудничество, о котором время от времени может просить Возлюбленная; при условии, что
Возлюбленная возместит ECC любые наличные расходы, понесенные ECC в
связь с ним.ECC имеет право быть представленным в связи с
с таким иском о нарушении прав на возлюбленную своим юрисконсультом по собственному усмотрению.
расходы, при условии, что такой юрисконсульт будет действовать только в качестве консультанта.
Если возлюбленная не берет на себя защиту любого такого нарушения возлюбленной
Действия, ECC имеет право, но не обязательство, взять на себя защиту
такого иска с привлечением юриста по своему выбору. Если ECC так предполагает
защита таких действий по нарушению прав, возложенных на возлюбленную, ECC не имеет права на
урегулировать такие иски о нарушении авторских прав, если ECC не получит
предварительное письменное согласие возлюбленной (в котором не должно быть необоснованно отказано
или с задержкой).10
<СТРАНИЦА>

         (e) Если суд в любом иске о нарушении прав ECC принимает окончательное решение
и безапелляционный приказ, в котором установлено, что Лицензированная технология нарушает или
нарушает интеллектуальную собственность другого человека и требует от возлюбленной
(i) для получения лицензии по патенту любой третьей стороны, не лицензированной в соответствии с настоящим Соглашением в
чтобы продолжить деятельность Возлюбленной, как это предусмотрено этим
Соглашение и уплата роялти или пошлины по такой лицензии, а также нарушение
такого патента не может разумно уклониться от возлюбленной, или (ii) заплатить
за ущерб в связи с таким нарушением или нарушением, ECC выплачивает сумму
любых таких сборов или роялти, подлежащих уплате, и любых таких убытков в той степени, в которой
нарушение или нарушение, признанное таким судом, явилось следствием использования возлюбленной
Лицензированные технологии (кроме совместных улучшений) в рамках
Сублицензия предоставляется по настоящему Соглашению.(f) Если суд в любом иске о нарушении прав возлюбленного принимает решение
окончательный и не подлежащий обжалованию приказ, в котором установлено, что Улучшения возлюбленного нарушают
или нарушают интеллектуальную собственность другого лица и требуют от ECC (i)
получить лицензию по патенту какой-либо третьей стороны, не лицензируемой в соответствии с настоящим Соглашением, чтобы
использовать Улучшения Возлюбленного способом, предусмотренным настоящим
Соглашение, а также выплачивать роялти или роялти по такой лицензии, а также
ECC не может разумно избежать нарушения такого патента, или (ii) заплатить
возмещение ущерба в связи с таким нарушением или нарушением, возлюбленная должна оплатить
сумма любого такого вознаграждения или роялти и любого такого ущерба в той мере, в которой
нарушение или нарушение, обнаруженное таким судом, явилось следствием использования ECC
Sweetheart Улучшения в рамках лицензии, предоставленной Sweetheart
ниже.9. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ; ОТСУТСТВИЕ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ.

         (a) ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВНО УКАЗАННЫХ ЗДЕСЬ ИЛИ РАБОТЫ
СОГЛАШЕНИЕ, НИ ECC, ИЛИ EKI НЕ ЗАКЛЮЧАЮТ ИЛИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ, И НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
ЛЮБЫЕ И ВСЕ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ПИСЬМЕННЫЕ ИЛИ УСТНЫЕ, ВКЛЮЧАЯ
НО НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ОСОБЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ИЛИ
ПРОДАЕТСЯ SWEETHEART И ОСНОВАНА НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЮБОГО ИЗ ЛИЦЕНЗИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЯ.(b) НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ЛЮБАЯ СТОРОНА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ДРУГОЙ СТОРОНОЙ.
ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ ИЛИ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМ КОСВЕННЫМ, СПЕЦИАЛЬНЫМ
СЛУЧАЙНЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, РАСХОДЫ ИЛИ УЩЕРБ, ЧТО ТАКОЕ,
ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯ, ПОТЕРЮ ДОХОДОВ ИЛИ ПРИБЫЛИ, ПОВЫШЕННЫЕ РАСХОДЫ НА
ПРОИЗВОДСТВО, УБЫТКИ ИЛИ УБЫТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ДРУГОЙ СТОРОНЫ
РАБОТА, НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯТЬ ДОГОВОРЫ С ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ ИЛИ ПОДОБНЫЕ ВОПРОСЫ
ИЛИ СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОДАВАТЬ ПРОДУКТЫ ИЛИ ЛЮБОЙ НЕИСПРАВНОСТЬЮ
ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ НИКАКАЯ СТОРОНА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, РАСХОДЫ ИЛИ УЩЕРБ ИЛИ


                                          11
<СТРАНИЦА>

ПОЛУЧЕННЫЕ ДРУГОЙ СТОРОНОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕТЕНЗИЙ, ТРЕБОВАНИЙ, ИСКОВ ИЛИ ДРУГОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ДРУГОЙ СТОРОНЫ ИЛИ ЛИЦ, ЧАСТНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ИЛИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ПО ПРИРОДЕ.Ограничения, исключения и заявления об отказе от ответственности в этом
Соглашение применяется независимо от характера причины иска или
требование, включая, помимо прочего, нарушение контракта, халатность, правонарушение или любые
другую правовую теорию и останутся в силе при любых нарушениях или нарушениях и / или невыполнении
основная цель настоящего Соглашения или любое средство правовой защиты, содержащееся в нем
Соглашение.

         (c) Не ограничивая общность вышеизложенных положений
этот параграф 9, за исключением случаев и в той степени, в которой специально предусмотрено иное
здесь ничто в настоящем Соглашении не может быть истолковано как:

               (i) гарантии или заверения ECC в отношении
    действительность или объем любого Лицензионного патента; или

               (ii) требование о том, чтобы ECC или EKI подали любой патент
    подать заявку, получить какой-либо патент или сохранить какой-либо патент в силе; или

               (iii) обязательство возбуждать или возбуждать судебные дела или иски
    против третьих лиц за нарушение; или

               (iv) предоставление права на использование в рекламе, рекламе или
    в противном случае любой товарный знак или торговое наименование ECC; или

               (v) предоставление косвенно, эстоппеля или иным образом
    лицензия или права по патенту или другим правам интеллектуальной собственности ECC
    или EKI, кроме патентов и других прав интеллектуальной собственности
    включены в Технологию в объеме, предоставленном сублицензией, как это предусмотрено в
    пункт 2.10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СЛАДКОГО.

         В дополнение к другим обязанностям и
обязательств Возлюбленной, как изложено в настоящем Соглашении, Возлюбленная должна иметь
следующие обязательства по настоящему Соглашению:

         (а) Возлюбленный должен на видном месте демонстрировать и использовать такие
Товарные знаки (принадлежащие или лицензированные ECC), которые могут быть обозначены ECC
время от времени в связи с рекламой, маркетингом,
распространение и продажа Товаров; при условии, что возлюбленная не будет
требуется для использования Товарных знаков в обстоятельствах, когда такое использование
противоречит требованиям к упаковке или маркировке или правам на товарный знак
McDonald's Corporation и любое согласие McDonald's Corporation.Право
использование таких Товарных знаков включено в предоставленную Сублицензию.
Если иное не согласовано с ECC, Sweetheart использует разумные
усилия, направленные на то, чтобы на каждый Продукт, произведенный Sweetheart, был нанесен хотя бы один
Товарных знаков, обозначенных ECC. Конкретное размещение, размер и
сведения о любом товарном знаке на каждом продукте должны быть одобрены ECC (который
в утверждении не может быть необоснованно отказано или отложено), но не должно
необходимо разместить на Продукте такого размера,

                                          12
<СТРАНИЦА>

размещение, детали или конфигурация так, чтобы ухудшить товарный вид
Продукт.Sweetheart никоим образом не заявляет о том, что у него есть какие-либо права собственности.
интересуют любые товарные знаки, лицензированные по настоящему Соглашению. Милая признает, что использование
Товарные знаки не создают в свою пользу никаких прав, прав собственности или интересов.
в или с Торговыми знаками, и что все их использования Sweetheart должны соответствовать
преимущество ECC или EKI. Милая должна сотрудничать с ECC или EKI в
оформление любых соответствующих и необходимых документов в связи с
регистрация любых Товарных знаков. После прекращения действия настоящего Соглашения, Милая
должен прекратить и воздерживаться от использования Товарных знаков любым способом, включая любое слово
или фраза, которая похожа на любую из
Торговые марки.Однако в случае расторжения настоящего Соглашения возлюбленная
имеет право продавать имеющиеся запасы и инвентарь произведенных
Продукты в течение шестидесяти (60) дней, а затем должны быть доставлены в ECC или
его надлежащим образом уполномоченный представитель все материалы, на которых товарные знаки
появляться.

         (б) Возлюбленный признает добрую волю, связанную с
Товарные знаки и право ECC осуществлять контроль качества использования
Товарные знаки в соответствии с параграфом 30. Милая не может оспаривать или
ставить под сомнение действительность или право собственности на товарные знаки или, в зависимости от
положений применимого законодательства, любых Лицензионных патентов.Милая признает
что Лицензионная технология, существующая на дату настоящего Соглашения, является новой и
уникальна в индустрии одноразовой продукции в сфере общественного питания.

         (c) Возлюбленный должен продолжать производить все необходимые платежи в соответствии с
настоящего Соглашения в ECC во время любого оспаривания действительности любого из
Лицензионные патенты (или их формулы), включенные в Технологию. В случае
Возлюбленный не может продолжать производить такие платежи на основании или в связи
при таком вызове ECC может по своему усмотрению прекратить действие настоящего Соглашения после
письменное уведомление для Sweetheart.11. ЗАЯВЛЕНИЯ, ГАРАНТИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ECC AND SWEETHEART.

         (a) ECC настоящим заявляет и гарантирует Sweetheart, что:

               (i) ECC является должным образом организованной, законной
существующие и имеющие хорошую репутацию в соответствии с законами штата Делавэр.

               (ii) ECC имеет все необходимые полномочия и полномочия для заключения
настоящего Соглашения и выполнять свои обязательства по нему, включая, но не
ограничивается правом сублицензировать Лицензируемую технологию и лицензировать
Торговые марки.Настоящее Соглашение было должным образом санкционировано, подписано и
доставляется ECC и является юридическим, действительным и обязательным обязательством ECC,
подлежат принудительному исполнению в соответствии с его условиями.

               (iii) Насколько известно ECC, (i) ни одно Лицо не сделало
любые претензии или угрозы в письменной или иной форме, что использование Лицензионного
Технология или производство или продажа Продуктов нарушает, нарушает,
нарушает или нарушает любой существующий патент, торговое наименование, товарный знак,
авторское право, коммерческая тайна или иное право интеллектуальной собственности такого Лица, в
каждый случай, возникающий в соответствии с законодательством США или Канады, и (ii)
использование лицензионных технологий или товарных знаков компанией Sweetheart as


                                          13
<СТРАНИЦА>

предусмотренное здесь, не приведет к нарушению интеллектуальной собственности
права третьих лиц.(iv) ECC является владельцем всех прав, титула и
интерес к Лицензированной технологии или владение правами в соответствии с действующим и имеющим исковую силу
лицензия на использование Лицензированной технологии.

               (v) ECC приложила разумные усилия для поддержания (и будет
продолжать прилагать разумные усилия для сохранения) конфиденциальности всей Торговли
Секреты и не будет раскрывать какие-либо коммерческие секреты третьим лицам, которые не
в соответствии с соответствующими обязательствами по соблюдению конфиденциальности (при условии такого прекращения или
положения об истечении срока действия, которые могут быть применимы к нему).(vi) Выполнение, доставка и выполнение этого
Соглашение ECC не нарушает и не будет нарушать или представлять собой неисполнение обязательств по каким-либо
другое соглашение или любой приказ, решение, декрет или подобное ограничение, статут или
регулирование, которым может быть связан данный объект или его активы и имущество.

               (vii) Выполнение, доставка и выполнение этого
Соглашение ECC не требует согласия, одобрения или разрешения каких-либо
Человек.

         (b) Sweetheart настоящим заявляет и гарантирует ECC, что:

               (i) Sweetheart - это корпорация, организованная должным образом, законно
существующие и имеющие хорошую репутацию в соответствии с законами штата Делавэр.(ii) Возлюбленный обладает всей необходимой властью и властью, чтобы
заключить настоящее Соглашение и выполнять свои обязательства по нему. Этот
Соглашение было должным образом санкционировано, оформлено и доставлено
Sweetheart и является юридическим, действительным и обязательным обязательством Sweetheart,
подлежат принудительному исполнению в соответствии с его условиями.

               (iii) Выполнение, доставка и исполнение настоящего
Соглашение Sweetheart не нарушает и не будет являться нарушением обязательств
в соответствии с любым другим соглашением или любым приказом, решением, постановлением или подобным ограничением,
закон или постановление, в соответствии с которым он или любые его активы и имущество могут быть
граница.(iv) Выполнение, доставка и исполнение настоящего
Согласие Sweetheart не требует и не требует согласия, одобрения или
авторизация любого Лица.

    12. СОХРАНЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ И ГАРАНТИЙ. Представления и
гарантии сторон, изложенные в настоящем документе, являются верными и точными с момента
дату настоящего Соглашения и остаются в силе после его исполнения.

    13. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. ECC предоставит возлюбленной технические
документация, относящаяся к Технологии для реализации Лицензионного
Технология в соответствии с условиями Операционного соглашения.14
<СТРАНИЦА>

    14. Компенсация. В дополнение к обязательствам по возмещению убытков
в другом месте настоящего Соглашения (или Операционного соглашения):

         (а) Каждый из ECC и Возлюбленный должны возместить ущерб и удерживать другого
сторона безвредна от и против, и каждый настоящим принимает на себя ответственность за
оплата любых Убытков любого рода и характера, которые могут быть наложены,
понесены или понесены другой стороной в результате или в связи
с любым искажением или нарушением каких-либо гарантий, условий или соглашений
такая сторона содержится в настоящем Соглашении.(b) Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной.
в соответствии с этим параграфом 14 по причине любого нарушения любого представления или
гарантия со стороны такой стороны, если до даты настоящего Соглашения эта сторона
добиваясь компенсации в отношении такого нарушения, на самом деле знали, что
заверения или гарантии, сделанные другой стороной по настоящему Соглашению, были или были
вероятно, неверно или неверно, но, тем не менее, выполнено и
доставить настоящее Соглашение.

         (c) Любые требования о возмещении ущерба в соответствии с настоящим параграфом 14 должны быть
в соответствии с процедурами, изложенными в Разделе 10.3 Операционного соглашения.

    15. САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ СТРАНЫ. ECC не предоставляет никаких сублицензий в соответствии с
Лицензированные технологии для любой третьей стороны, которая имеет или предлагает вступить в
контракт на продажу Продукции компании Perseco или McDonald's Corporation, который,
при рассмотрении в контексте общего финансового соглашения (включая
рассмотрение таких статей, как ставка роялти, арендные платежи за оборудование или прибыль
участие, доля в операционной прибыли или убытках, а также гарантии на оборудование
и гарантии), более выгоден для такой третьей стороны, чем бизнес
договоренность между ECC и Sweetheart, предусмотренная настоящим Соглашением и
Операционное соглашение.Если такая сублицензия будет признана более выгодной
такой третьей стороне, чем Сублицензия, предоставленная Sweetheart по настоящему Соглашению, ECC обязуется
незамедлительно уведомить Sweetheart об этом и ECC на выборах Sweetheart,
должен изменять условия настоящего Соглашения любым разумным образом, чтобы
несоответствие устранено к разумному удовлетворению возлюбленной.

    16. СРОК И РАСТОРЖЕНИЕ.

         (а) Срок действия настоящего Соглашения начинается с даты
этого. Если настоящее Соглашение не будет расторгнуто досрочно, как указано ниже,
будет оставаться в полной силе и действовать до прекращения Операционного
Соглашение; при условии, что в случае прекращения Операционного соглашения в соответствии с
положения Раздела 11.4 (c) Операционного соглашения, срок действия
настоящее Соглашение остается в полной силе и действует до истечения срока его действия.
последнего патента, включенного в Лицензионные патенты.

         (b) Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в любое время по взаимной
письменное согласие сторон.

         (c) Настоящее Соглашение немедленно прекращает свое действие в случае, если
В отношении Возлюбленной наступит банкротство.


                                          15
<СТРАНИЦА>

    17. ВЛИЯНИЕ СРОК ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ.(а) С и после даты вступления в силу истечения срока
настоящего Соглашения или расторжение настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 16
настоящего Соглашения, Sweetheart не имеет права использовать Лицензированные
Технологии или Товарные знаки, за исключением Созданных, разработанных или
приобретены до даты вступления в силу прекращения или истечения этого
Соглашения, которые безвозвратно переданы Sweetheart in Sweetheart's
Традиционная область использования, и возлюбленная должна незамедлительно вернуться в ECC все
письменные материалы или другие материальные носители, содержащие любую коммерческую тайну, которая
затем во владении Возлюбленной.Прекращение действия настоящего Соглашения не означает
влияет на лицензию, предоставленную Sweetheart компании ECC в отношении Sweetheart
Улучшения, созданные, разработанные или приобретенные Sweetheart до
прекращение или истечение срока действия настоящего Соглашения или любой лицензии в пользу ECC в соответствии с
любой Патент, полученный на имя Sweetheart после Патента
Отказ от защиты со стороны ECC в отношении Улучшения, охватываемого такими
Патент, каждый из которых является безотзывным и действует бессрочно.
Пункты 6, 8 и 14 остаются в силе после прекращения действия настоящего Соглашения.(b) Обязанность возлюбленной платить ECC Роялти за всех
Продукты, фактически проданные Sweetheart до даты вступления в силу
истечение или прекращение действия настоящего Соглашения остается в силе после истечения или
прекращение действия настоящего Соглашения.

    18. МАРКИРОВКА И ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ США.

         (а) Возлюбленный должен маркировать все Продукты и связанные с ними документы.
со всеми применимыми номерами патентов США в соответствии с требованиями патента
законы или в соответствии с инструкциями ECC.

         (b) Возлюбленный должен соблюдать все применимые законы, правила и
правила США, включая, но не ограничиваясь, Экспорт
Постановления Министерства торговли США в связи с
прямой или косвенный экспорт любой Технологии или Продукции в той мере, в которой
любой такой экспорт в дальнейшем разрешен условиями настоящего Соглашения, поскольку он может
время от времени вносятся поправки.Милая признает, что ECC не производила и
не делает никаких заявлений о том, что какая-либо лицензия требуется или не требуется в
связи с таким экспортом или, если требуется, что такая лицензия будет выдана
Министерство торговли США или другое соответствующее правительственное
агентство.

    19. ОСОБЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Возлюбленный или его агенты должны быть исключительно
несет ответственность за уплату и уплату любых налогов, пошлин или удержаний
относящиеся к любой транзакции Sweetheart или ее агентов в связи с
производство, использование, продажа или коммерциализация Технологии или Продуктов;
при условии, что в соответствии с любыми применимыми положениями Операционного соглашения,
ECC несет ответственность за уплату любых налогов, пошлин или удержаний, связанных с
выплата в пользу ECC любых выплат роялти по настоящему Соглашению и возлюбленной
разрешается производить любые удержания в отношении таких платежей и
сборы, требуемые действующим законодательством или нормативными актами.16
<СТРАНИЦА>

    20. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН. Настоящее Соглашение не создает никаких
партнерство, совместное предприятие или аналогичные отношения между Sweetheart и ECC
(или аффилированных лиц ECC), и никакие заверения об обратном не могут быть сделаны
любая из сторон. Ни Sweetheart, ни ECC не имеют полномочий действовать от имени или
от имени или связывать друг друга каким-либо образом, а также не представлять
Противоположное будет сделано любой из сторон.

    21.УВЕДОМЛЕНИЯ. Любое уведомление, которое требуется или разрешается направить
сторона в соответствии с настоящим Соглашением считается предоставленной, только если такая
уведомление сводится к письменной форме и доставке лично или по почте США.
с предоплатой почтовых расходов и уведомлением о вручении или с помощью телефакса (факс)
передача, подтвержденная письмом, или уважаемым ночным курьером (в соответствии с
к инструкциям, требующим доставки на следующий день) указанному лицу в установленном порядке
ниже:


                                       17

<СТРАНИЦА>

               ECC: EarthShell Container Corporation
                                  800 Miramonte Drive
                                  Санта-Барбара, Калифорния 93109-1419
                                  Внимание: Саймон К.Ходсон
                                              Директор компании
                                  Телефон: (805) 897-2294
                                  Факс: (805) 897-2298

               с копией: Gibson, Dunn & Crutcher
                                  333 Саут Гранд Авеню
                                  Лос-Анджелес, Калифорния -3197
                                  Внимание: Дж. Николсон Томас
                                  Телефон: (213) 229-7628
                                  Факс: (213) 229-7520

                   Возлюбленный: Sweetheart Cup Company Inc.10100 Reisterstown Road
                                  Owings Mills, MD 21117
                                  Внимание: вице-президент по исследованиям
                                    И инженерия
                                  Телефон: (410) 998-1270
                                  Факс: (410) 998-1471

               С копией: Sweetheart Cup Company Inc.
                                  10100 Reisterstown Road
                                  Owings Mills, MD 21117
                                  Внимание: вице-президент и генерал
                                    Советник
                                  Телефон: (410) 998-1815
                                  Факс: (410) 998-1313

         Любая сторона может изменить свой адрес, уведомив о таком изменении в
изложенным здесь способом.Если доставлено лично, уведомление считается
доставляется при фактическом получении по указанному здесь адресу. Любое уведомление
отправленный по почте считается доставленным через 3 (три) дня после даты
который отправляется по почте с предоплатой почтовых расходов и уведомлением о вручении
просил. Любое уведомление, отправленное по ФАКСУ, считается доставленным в день его отправки.
фактически передается человеку m вопрос по указанному выше номеру ФАКСА.
Любое уведомление, отправленное ночным курьером, считается доставленным на следующий день.
рабочий день, следующий за датой передачи курьеру.22. ПОЛНОЕ СОГЛАШЕНИЕ. Настоящее Соглашение отменяет любые предыдущие договоренности.
или соглашения, письменные или устные, и любые одновременные устные соглашения,
между


                                          18
<СТРАНИЦА>

стороны настоящего Соглашения в отношении предмета настоящего Соглашения и вместе с
Операционное соглашение и Соглашение о конфиденциальности от [на дату
настоящего документа] между ECC и Sweetheart, содержат полное соглашение между
стороны в отношении предмета настоящего Соглашения.Настоящее Соглашение не может быть
изменен или изменен устно, но только по письменному соглашению, подписанному всеми
стороны к настоящему документу. Ничто, содержащееся в настоящем Соглашении, не считается или
истолковано как заменяющее, изменяющее или исправляющее Лицензионное соглашение EKI.

    23. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ СБЕРЕЖЕНИЯХ. Если какая-либо часть или положение настоящего Соглашения будет
признаны недействительными на основании закона или постановления суда
компетентной юрисдикции, признание недействительной такой части или положения настоящего
Соглашение не отменяет действие остальных частей или положений настоящего Соглашения, а также
остальные части и положения настоящего Соглашения остаются в полной силе и
эффект.24. ОТКАЗ. Ни отказ, ни задержка со стороны какой-либо из сторон
осуществление любых прав, полномочий или привилегий по настоящему Соглашению должно действовать как волнообразный
их, ни одно или частичное осуществление любого такого права или привилегии
препятствовать любому другому или дальнейшему осуществлению этого или любого другого права или
привилегия.

    25. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в
в соответствии с законами штата Делавэр, без применения
выбор их правовых норм.26. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. Любой спор или разногласие, которые могут возникнуть
в соответствии с любым аспектом настоящего Соглашения или в связи с ним, включая, но не
ограничено любым аспектом Сублицензии, выполнением или невыполнением
любое обязательство, изложенное в настоящем документе, или его толкование подлежат разрешению
с помощью процедур разрешения споров, изложенных в Разделе 12.1
Операционное соглашение.

    27. БАНКРОТСТВО ЕСС. Сублицензия, предоставленная настоящим документом, в той мере, в какой это
применимо к Лицензированной технологии, считается лицензией на интеллектуальную
собственность для целей Кодекса США, Раздел 11, Раздел 365 (n).В
событие банкротства ECC и последующий отказ или отказ от этого
Соглашение конкурсного управляющего или ECC в качестве должника во владении, независимо от того,
в соответствии с законодательством США или в случае совершения аналогичных действий в соответствии с
применимому законодательству, Sweetheart может принять решение сохранить свои лицензионные права в соответствии с этим
Соглашение при условии и в соответствии с положениями Соединенных Штатов Америки
Кодекс, раздел 11, раздел 365 (n) или другой применимый закон.

    28. КОНТРАКТЫ. Настоящее Соглашение может быть заключено в два или более
копии, каждый из которых считается оригиналом, но все
вместе составляют один и тот же инструмент.29. ТЕРМИНОЛОГИЯ. В контексте настоящего Соглашения единственное число включает:
множественное и множественное число должны включать единственное число. Названия абзацев в
это Соглашение предназначено только для удобства и не ограничивает и не расширяет
положения Соглашения, и все ссылки в настоящем Соглашении на параграф
относится к соответствующему параграфу


                                          19
<СТРАНИЦА>

настоящего Соглашения, за исключением случаев, когда конкретная ссылка на параграф или разделы
другого документа или инструмента.30. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. В разумные сроки после даты настоящего документа ECC
должен предоставить возлюбленной стандартное руководство по контролю качества ECC или
процедуры, с которыми соглашается ECC, должны быть коммерчески разумными. Чтобы
сохранить репутацию, связанную с товарными знаками, возлюбленная соглашается поддерживать
стандарты качества для Продукции, соответствующей этому стандарту качества
руководство по контролю или процедуры.

    31. ПРЕКРАЩЕНИЕ СУБЛИЦЕНЗИИ. Существующая сублицензия настоящим
прекращено; при условии, что те положения Существующей сублицензии, которые
их явные условия должны оставаться в силе после прекращения действия Существующего сублицензионного соглашения.
продолжает действовать в пределах, предусмотренных Существующей сублицензией.32. ЗАДАНИЕ. Права и обязанности в соответствии с настоящим
Соглашение является обязательным и действует в интересах сторон, их
законные представители, правопреемники и правопреемники. Ни одна из сторон не может назначать это
Соглашение или любые права по нему без предварительного письменного согласия другого
стороны, за исключением объема и в порядке, указанном в Операционной
Соглашение об уступке прав и обязанностей стороны
под этим.

    33. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА ПАТЕНТ.ECC и Sweetheart соглашаются и
подтверждаем, что ECC позволил Sweetheart рассмотреть любой ожидающий патент
заявки, включенные в Лицензионные патенты на конфиденциальной основе до
исполнение настоящего Соглашения.

                                          20
<СТРАНИЦА>

         В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО стороны заключили настоящее Сублицензионное соглашение.
должны быть выполнены и доставлены их должным образом уполномоченными представителями по
дата первая здесь написана.

ECC: Милая:

EarthShell Container Corporation Sweetheart Cup Company Inc.Автор: / s / Саймон К. Ходсон Автор: / s / Дэниел Карсон
    ------------------------------- ------------------- -----------

Его это:
    ------------------------------- ------------------- -----------

                                          21 год
<СТРАНИЦА>

                                      ВЫСТАВКА


                                    ТОРГОВЫЕ ТАЙНЫ

    Термин «Коммерческая тайна», используемый в Соглашении, включает любые
техническая или деловая информация, любое изобретение, оборудование или аппаратура, метод
или процесс, технология, ноу-хау, коммерческая тайна, чертеж, данные, оценка,
спецификации, стандарты качества и контроля, коммерческая литература, отчет,
бизнес-план, меморандум, исследование рынка, списки клиентов, учебные материалы,
компьютерная программа или программное обеспечение (включая исходный и объектный код) или любые
другой документ или вещь, которая полностью или частично является конфиденциальной, служебной,
или секретный и который принадлежит или контролируется, лицензируется или передается ECC или
для которых ECC имеет право выдавать лицензии в течение срока действия этого
Соглашение, которое полностью или частично относится к любому из следующего:

1.Составы, включая переменные и предпочтительные параметры для каждого
    компонент, используемый в Продукции или Технологии, основанный на гидравлическом
    реагирующие материалы.

2. Этапы обработки, включая переменные и предпочтительные параметры для
    каждый шаг, используемый в Технологии.

3. Оборудование и аппаратура, используемые при производстве Продукции.

4. Данные, отчеты и отчеты о контроле качества, тестировании и исследованиях и разработках.
    информация, в том числе готовящиеся заявки на патенты, относящиеся к
    технология.5. Заказчики и поставщики компонентов и оборудования Технологии,
    включая любые соглашения.


                                          22
 

Получили ли вы то, о чем вы рассчитывали, сублицензии?

Лицензиары, которые стремятся максимизировать ценность своих прав интеллектуальной собственности, часто делают это путем предоставления сублицензий. Сублицензия - это лицензия, предоставленная третьему лицу лицензиатом, расширяющая некоторые права или привилегии, которыми обладает лицензиат.Эти сублицензии могут способствовать более эффективному и действенному распространению, обеспечить большее признание рынком и увеличить доход от роялти. Другими словами, то, что хорошо для гуся, хорошо и для гусака.

Однако введение сублицензий может создать непредвиденные осложнения. Главной среди этих сложностей являются потенциальные различия в интерпретации соображений сублицензии, связанной с выплатой роялти. Хотя толкование условий контракта является одной из наиболее распространенных причин занижения сведений о роялти, толкование условий сублицензии порождает свой собственный уникальный набор проблем.Например, определение того, действительно ли платеж от сублицензиата лицензиату облагается роялти, причитающимся лицензиатом лицензиару, и, если да, определение того, какая часть этого платежа относится к лицензированной интеллектуальной собственности.

Подпадает ли платеж под определение дохода / дохода от сублицензирования

Определение дохода / выручки от сублицензирования варьируется в зависимости от сторон, технологии, продуктов и / или отрасли. Однако, как правило, он включает в себя различные формы платежей, полученных в обмен на сублицензию, и исключает стороннее возмещение затрат на исследования и разработки и другие услуги.В некоторых соглашениях могут быть дополнительные исключения для определенных форм оплаты. Например, в лицензионном соглашении между регентами Калифорнийского университета («Регенты Калифорнийского университета») и Medivation исключены лицензионные платежи за сублицензионные продажи лекарства от рака простаты. [1] В своем отчете о гонорарах перед регентами Калифорнийского университета Medivation интерпретировала выплаты по распределению прибыли, полученные от Astellas Pharma, со-маркетолога препарата Xtandi для лечения рака простаты Medivation, как исключенные из любых расчетов роялти, причитающихся компании Регенты UC согласно определению сублицензионного дохода. [2]

В качестве дополнительного примера представьте, что стороны заключают договор поставки вместе с сублицензионным соглашением. В зависимости от специфики соглашения лицензиат может иметь право получать платежи за продукты, поставленные сублицензиату, и дополнительный текущий гонорар на основе продаж продукта сублицензиатом третьим сторонам. Мы видели, как отдельные лицензиаты интерпретируют платежи, полученные по соглашению о поставке, как любое из следующего: чистые продажи, доход / выручка от сублицензирования и платежи, не подлежащие уплате роялти.Кроме того, мы наблюдали, что лицензиаты придерживаются позиции, согласно которой обязательства по сублицензированию роялти должны основываться либо на платежах по соглашению о поставке, либо на текущих платежах роялти, чтобы избежать возможного двойного учета.

Выручка от сублицензирования / доход, относящийся к лицензированной интеллектуальной собственности

Нет ничего необычного в том, что определение выручки от сублицензирования включает формулировку, ограничивающую выручку только той частью, которая связана с предоставленными лицензиаром правами. В случае, когда лицензиат заключает сублицензионное соглашение, которое включает его собственные патенты как часть лицензионных патентов, определение доли доходов от сублицензирования, относящейся к предоставленным правам и подлежащей выплате роялти за сублицензирование, часто затруднено.В целях иллюстрации следующий сценарий (показанный на рисунке 1) включает гипотетические лицензионные и сублицензионные соглашения.

  1. Лицензиар выдает один патент лицензиату, который продает лицензионный продукт (некомбинированный продукт)
  2. Лицензиат владеет четырьмя другими патентами в области лицензионного продукта
  3. Лицензиат предоставляет сублицензиату права на пять патентов, в том числе один от исходного лицензиара и четыре собственных, чтобы сделать продукт похожим на лицензированный продукт с небольшими улучшениями

Согласно этому сценарию, должен ли доход от сублицензирования, подлежащий уплате роялти, составлять 100% платежей, полученных лицензиатом, исходя из того, что один патент от лицензиара является фундаментальной движущей силой спроса на продукт? Или его следует учитывать как 20% платежей, полученных лицензиатом, учитывая, что только один из пяти патентов, выданных сублицензиату, относится к правам, предоставленным лицензиаром?

По нашему опыту, стороны часто рассчитывают роялти за сублицензирование, исходя из относительной важности патента лицензиара как процента от важности всех лицензированных патентов.Другими словами, если патент лицензиара составляет большую часть дохода от продукта сублицензиата, то большая часть платежа сублицензиата лицензиату будет считаться относящейся к роялти. Хотя такой подход кажется разумным, определение относительной важности рассматриваемых патентов не так однозначно и подлежит интерпретации.

Что делать?

По нашему опыту, мы наблюдаем различные интерпретации лицензиатами, которые часто несовместимы с пониманием и позицией лицензиаров.Понятно, что ответы на эти вопросы часто не определены в лицензионных соглашениях. Во-первых, сублицензионное соглашение и другие важные детали, вероятно, неизвестны во время первоначальных переговоров по лицензии. Хотя стороны могут рассматривать потенциальные сублицензии, гораздо труднее единообразно рассмотреть, а тем более предсказать каждый сценарий. Следовательно, лицензиару крайне важно общаться с лицензиатом при предоставлении сублицензионных соглашений, чтобы обе стороны находились на одной странице в отношении отчетов о доходах от сублицензии и роялти.Например, включение пункта, требующего от лицензиара утверждения любых соглашений о сублицензировании, как минимум предупредит лицензиара о таких договоренностях и может открыть дверь для дискуссий о том, как учитывать новый доход.

Также важно часто связываться с лицензиатом по поводу любых последующих изменений сублицензионных соглашений, а также для определения любых новых или модифицированных продуктов, которые должны быть включены в отчет о роялти.

Если возникают проблемы, требующие более глубокого анализа данных о продажах и изучения процесса отчетности по роялти, может быть полезно включить в лицензионное соглашение пункт об аудите и привлечь независимую третью сторону для проведения аудита.Более того, этот пункт об аудите должен содержать полномочия на выполнение потенциально более обширных процедур, связанных с сублицензионными платежами.

Сложность лицензионных соглашений часто усугубляется привлечением партнеров по сублицензированию. Предвидение возможных договоренностей о сублицензии посредством постоянного общения с вашими партнерами по лицензированию может помочь избежать неловких и даже спорных ситуаций, одновременно максимизируя компенсацию, о которой вы договорились.


  1. Кара Бейлс, Калифорнийский университет, «Медивация: аргументы в пользу старых боев решают вопрос о выплате роялти», Law360 , 28 марта 2017 г .; Кара Бейлс, "Калифорния, Medivation Settlement Drug Royalty Row накануне суда", Law360, 24 мая 2017 г.
  2. Идентификатор .

(PDF) ОБРАЗЕЦ СУБЛИЦЕНЗИИ

Стр. 24 из 33

понимание продажи, поставки, сублицензии, транспортировки, хранения, оптовых / розничных продаж и импорта

нефтегазовых продуктов в соответствии с применимыми законами, правилами и положениями.

ПОСКОЛЬКУ Сублицензор является владельцем заправочной станции, расположенной на коммерческом рынке Y-Block

(DHA), Лахор рядом с универмагом HKB на востоке, пустым участком на западе, главной дорогой на юге

и коммерческой площадью на севере , состоит из 01-канала с инженерными подключениями воды и

электричества.(далее «Лицензионная собственность»). Лицензионная собственность состоит из 01-Kanal

с инженерными сетями водоснабжения и электричества, которые были созданы для работы и подачи высокоскоростного дизельного топлива (бензин)

, сжатого природного газа (CNG), жидкого топлива (LPG), жидкого природного газа. gas

(СПГ), автозаправочные станции, мастерские, а также станции получают природный газ по трубопроводам от

Sui Northern Gas Pipelines Limited и других газовых компаний по всему Пакистану и приобрели значительную репутацию

в нефтяном секторе Пакистана.

ПОСКОЛЬКУ Сублицензор является держателем лицензии, который имеет право и намерен продолжать разработку

своей нефти и газа в указанной части округа и имеет разрешение на сублицензию на Лицензионную собственность

в соответствии с применимыми законами и правилами, и постановления Исламской Республики

Пакистан. Сублицензар согласился передать Сублицензиату сублицензию на Лицензированное имущество для его собственного использования

, непередаваемую лицензию на использование с ежемесячным платежом в размере 500000 PKR (пятьсот

тысяч) на имя Сублицензора, владеющего учетной записью. номер 123456 с HBL

(далее «Лицензионный сбор») на условиях, которые будут полностью интегрированы в Соглашение с сублицензией

, которое будет подписано между Сторонами (далее «Соглашение»).

ПОСКОЛЬКУ Стороны решили заключить настоящий Меморандум о взаимопонимании до реализации Соглашения,

, который известен Сторонам, не является исчерпывающим и в первую очередь предназначен для установления общих условий

, которые будут конкретно определены в Лицензионное соглашение. Более того, в соответствии с

настоящего Меморандума Стороны обязаны обязать их выплатить сумму аванса Сублицензиату и

Сублицензору при условии заключения Соглашения.

Приложение 6.6

Это СУБЛИЦЕНЗИЯ СОГЛАШЕНИЕ («Соглашение »), вступающее в силу с 30 августа 2018 г. («Дата вступления в силу »), является заключен между CNS Pharmaceuticals, Inc. (« CNS »), корпорацией из Невады, имеющей юридический адрес из 2575 West Bellfort, Suite 225 Houston, TX 77054 и WPD Pharmaceuticals, ( «WPD »), польской корпорации, имеющей юридический адрес ул.Wirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa. CNS и WPD иногда упоминаются здесь по отдельности. как «Сторона» и вместе как «Стороны».

ОТЧЕТЫ

ПОСКОЛЬКУ, в соответствии с лицензией HPI Соглашение (определено ниже), CNS получила лицензию на исследование, разработку, производство, изготовление, использование, предложение о продаже, продаже, экспорте и / или импортировать и коммерциализировать Лицензионные продукты на Лицензионной территории для использования в Лицензионной сфере в соответствии с Патентными правами;

ПОСКОЛЬКУ WPD желает получить сублицензию от CNS для исследований и разработок, включая подачу заявок на гранты и независимое финансирование, подайте заявку на централизованное, национальное или другое разрешение на продажу, производство, изготовление, использование, экспорт / импорт, предложение о продаже и / или продаже Лицензионных продуктов, и предоставлять сублицензию другим организациям в соответствии с Патентными правами в Сублицензируемой области на Сублицензируемой территории;

ПОСКОЛЬКУ, CNS и WPD желают поделиться разработкой Данные;

ТЕПЕРЬ, ПОЭТОМУ, учитывая Взаимные договоренности и обещания, содержащиеся в настоящем документе, Стороны соглашаются о нижеследующем:

Статья I.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В контексте настоящего Соглашения следующие термины имеют значения указано:

1.1 « дополнительных патентов » имеет значение, указанное в Лицензионном соглашении HPI.

1.2 «Соглашение » означает настоящее Сублицензионное соглашение.

1.3 « рабочих дней, » имеет значение, указанное в Лицензионном соглашении HPI.

1.4 « Календарный квартал » имеет значение, указанное в Лицензионном соглашении HPI.

1.5 « Претензий » имеет значение, указанное в Разделе 9.1 настоящего Соглашения.

1.6 « CNS » имеет значение, указанное в Заголовке настоящего Соглашения.

1.7 « Коммерчески обоснованные меры по развитию » имеет значение, указанное в Разделе 2.2. настоящего Соглашения.

1.8 « Development Data » имеет значение, указанное в Лицензионном соглашении HPI.

1.9 « Срок разработки » имеет значение, указанное в Разделе 2.2 настоящего Соглашения.

1.10 «Дата вступления в силу » определяется в заголовке настоящего Соглашения.

1.11 « Первая коммерческая продажа » имеет значение, указанное в Лицензионном соглашении HPI.

1,12 « Правительство » имеет значение, указанное в Разделе 7.1 настоящего Соглашения.

1,13 « HPI » означает Houston Pharmaceuticals, Inc., Texas Corporation, юридический адрес: 4239 Emory St., Хьюстон, Техас 77005

1,14 «Лицензионное соглашение HPI » - это измененное и измененное лицензионное соглашение от 28 декабря 2017 г., заключенное между CNS и HPI; прилагается к настоящему документу как Приложение A.

1,15 «Сторона, освобожденная от ответственности , » имеет значение, указанное в Разделе 9.1 настоящего Соглашения.

1,16 «Сторона, возмещающая убытки , » имеет значение, указанное в Разделе 9.1 настоящего Соглашения.

1,17 «Законы » имеют значение, указанное в Лицензионном соглашении HPI.

1,18 «Лицензионное поле » имеет значение, указанное в Лицензионном соглашении HPI.

1,19 «Лицензионный продукт » имеет значение, указанное в Лицензионном соглашении HPI.

1,20 «Лицензионная территория » имеет значение, указанное в Лицензионном соглашении HPI.

1,21 «Убытки » имеют значение, указанное в Разделе 9.1 настоящего Соглашения.

1,22 «Чистый объем продаж » имеет значение, указанное в Лицензионном соглашении HPI.

1,23 «Уведомление о выпуске » имеет значение, указанное в Разделе 5.3 настоящего Соглашения.

1,24 « Сторон » имеет значение в заголовке настоящего Соглашения.

1,25 « Сторона » имеет значение в Заголовке настоящего Соглашения.

1,26 «Патентные права » имеет значение, указанное в Лицензионном соглашении HPI.

1,27 « человек » имеет значение, указанное в Лицензионном соглашении HPI.

1,28 «Выданные патенты » имеют значение, указанное в Разделе 5.3 настоящего Соглашения.

1,29 «Период выпуска » имеет значение, указанное в Разделе 5.3 настоящего Соглашения

1,30 «Обнародованное поле » означает использование Лицензионного продукта для лечения рака у людей.

1,31 «Плата за поддержание сублицензии » имеет значение, указанное в Разделе 5.1 настоящего Соглашения.

1.32 «Сублицензированная территория » означает страны, перечисленные в Приложении B.

1,33 « Третья сторона » означает физическое или юридическое лицо, кроме CNS или WPD, или любого из их соответствующих аффилированных лиц.

1,34 «Заявление о возмещении ущерба третьей стороне » имеет значение, указанное в Лицензионном соглашении HPI.

Статья II.

СУБЛИЦЕНЗИЯ

2,1 В соответствии с условиями настоящего Соглашения, CNS настоящим предоставляет WPD эксклюзивную сублицензию, даже если CNS Патентные права на исследования и разработки, включая подачу заявок на гранты и независимое финансирование, подача заявки на централизованную, национальную или другое разрешение на продажу, производство, изготовление, использование, импорт, предложение о продаже и / или продаже Лицензионных продуктов, и предоставлять сублицензию другим организациям в пределах Сублицензированной территории для использования в Сублицензируемой территории.Стороны соглашаются, что объем лицензионных прав, предоставленных в соответствии с настоящим Сублицензионным соглашением, не превышает объем прав, предоставленных CNS в соответствии с Лицензионного соглашения HPI, и такие права сублицензии подлежат любым ограничениям и ограничениям, изложенным в нем.

2,2 Настоящим WPD соглашается с тем, что она должна использовать коммерчески обоснованные усилия по разработке, чтобы попытаться разработать и коммерциализировать Лицензированные Продукты на Сублицензируемой территории в Сублицензируемой области.Для целей настоящего Соглашения термин "коммерчески обоснованный" Усилия по разработке означают расходы в размере не менее 2,0 миллионов долларов США (2000000 долларов США) на разработку, тестирование и регулирование. утверждение или коммерциализация Лицензионного продукта в течение трех (3) лет сразу после Даты вступления в силу («Срок разработки »). В случае, если WPD не использует коммерчески обоснованные усилия по разработке для разработки Лицензионного продукта до Крайнего срока разработки, CNS имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в соответствии с условия, указанные в разделе 6.1.

Статья III.

ИНФОРМАЦИЯ

3,1 По запросу CNS WPD должен предоставить CNS письменные отчеты, обобщающие коммерчески обоснованные усилия по развитию. и прогресс исследований и разработок, а также все усилия по разработке и / или коммерциализации Лицензионного продукта в Сублицензируемом продукте. Территория на Сублицензируемом поле. Такие отчеты должны включать, без ограничений, полный финансовый отчет о расходах. сделано WPD относительно заявленных ею мер по коммерчески обоснованному развитию.CNS имеет право проверять книги и записи WPD, подтверждающие заявленные коммерчески обоснованные усилия по развитию. Запросы CNS по настоящему Соглашению не должны производиться более одного (1) раза в квартал в течение срока действия настоящего Соглашения.

3,2 WPD соглашается передавать любые данные о разработке в CNS по письменному запросу CNS. Настоящим WPD предоставляет CNS право использовать разработку Данные, предоставляемые WPD для любых целей на любой территории. Данные о разработке также должны быть переданы HPI.Чтобы избежать сомнений ничто в настоящем Соглашении не может служить для предоставления HPI каких-либо прав, прав собственности или интересов в отношении данных разработки. CNS не несет никаких обязательств для оказания поддержки или помощи WPD в связи с разработкой Лицензионного продукта, за исключением случаев, указанных в отдельном письменное соглашение, оформленное сторонами.

Статья IV.

КОМПЕНСАЦИЯ

4,1 дюйма вознаграждение за права, предоставленные по настоящему Соглашению, в течение Срока действия в той мере, в которой CNS требуется для осуществления любых Платежей за коммерциализацию или другие платежи HPI в соответствии с Лицензионным соглашением HPI в результате настоящего Соглашения от WPD требуется аванс CNS такие платежи по требованию CNS и бухгалтерский учет, показывающий расчеты таких платежей.Кроме того, в то время WPD совершает такие платежи, WPD также обязана выплачивать CNS роялти в размере одного процента (1%) от вышеуказанных платежей.

Статья V.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5,1 В соответствии с разделом 6.1 Соглашения HPI, CNS несет ответственность за соблюдение и поддержание Патентных прав, в соответствии с разделом 5.2 настоящего Сублицензионного соглашения.

5.2 WPD должна проконсультироваться с CNS в случае, если WPD решит, что любые Дополнительные патенты на Сублицензированной территории должны быть подано. Если CNS и WPD соглашаются, что должен быть подан Дополнительный патент на изобретение в Сублицензируемой области, то WPD, работая со своим предпочтительным адвокатом и при разумной помощи со стороны CNS (и с CNS в любое время в соответствии с условиями Лицензионное соглашение HPI), подготовит и подаст соответствующие заявки на патенты. В таком случае WPD несет ответственность за все расходы на поиск, подготовку, регистрацию, судебное преследование и поддержание Дополнительных патентов на Сублицензированных территориях.Для только в целях ясности: (i) WPD не несет ответственности за какую-либо часть платы за обслуживание, как этот термин определен в Лицензионное соглашение HPI и (ii) WPD не несет ответственности за любые другие расходы, указанные в Статье VI Лицензии HPI. Соглашение, если такие расходы специально не возложены на него в соответствии с положениями статьи VI настоящего Сублицензионного соглашения. WPD консультируется с CNS по любым вопросам судебного преследования и технического обслуживания, включая, помимо прочего, любой отказ, действие ведомства, запрос, возражение, повторная экспертиза, переиздание или процедура до или после выдачи, проводимая любым патентным ведомством или аналогичным агентством или инициировано какой-либо Третьей стороной.CNS несет ответственность за оформление документов, необходимых в связи с такие меры преследования или технического обслуживания при условии предварительной консультации с CNS.

5,3 WPD будет (i) консультироваться и полностью информировать CNS о статусе любой патентной заявки или патента, относящегося к Патентным правам. на Сублицензированной территории; (ii) предоставить CNS копии любых патентных заявок и Дополнительных патентов, которые она считает лицензированными. по настоящему Соглашению; и (iii) предоставить копии всех документов, подготовленных прокурором, для представления правительству. патентные ведомства в CNS для рассмотрения и комментариев перед подачей заявки.WPD не откажется от каких-либо патентных прав или других патентных заявок. или патент, выданный WPD по настоящему Соглашению без предварительного предоставления трех (3) месяцев («Период выпуска ») предварительное письменное уведомление в CNS («Уведомление о выпуске ») с указанием каждого патент или заявка на патент, которую необходимо отклонить (« выпущенных патентов, »). WPD обязана продолжить регистрацию, преследовать и поддерживать обнародованные патенты в течение периода выпуска. По истечении Периода выпуска у WPD должно быть: отсутствие дополнительных обязательств по продолжению подачи, судебного преследования и сохранения таких выпущенных патентов; и такие выпущенные патенты прекращают свое действие быть включенным в Патентные права по настоящему Соглашению; и WPD не будет иметь никаких дальнейших прав в соответствии с таким Выпущенным патентом.Стороны соглашаются, что у них есть общий правовой интерес в получении действительных патентов, имеющих исковую силу, и что каждая сторона будет поддерживать как привилегированная вся информация, полученная в соответствии с настоящим Разделом.

Статья VI.

СРОК И ПРЕКРАЩЕНИЕ

6,1 Настоящее Соглашение вступает в силу с Даты вступления в силу и истекает после прекращения действия Соглашения HPI, если только это не Соглашение прекращается досрочно в соответствии с условиями настоящего Соглашения («Срок»).

6,2 CNS может расторгнуть настоящее Соглашение, направив WPD письменное уведомление о расторжении, если WPD не выполнит Коммерчески разумные усилия по развитию, указанные в настоящем Соглашении. В таком случае CNS должна доставить письменное уведомление. о прекращении действия WPD в течение шестидесяти (60) дней после последней даты, когда WPD может предоставить CNS свидетельство об исполнении Коммерчески обоснованные усилия по разработке до крайнего срока разработки.В случае, если CNS не доставит письменное уведомление расторжения в соответствии с настоящим Разделом настоящее Соглашение остается в силе независимо от того, что WPD не предоставит Коммерческие Разумные усилия по развитию.

6,3 Любая из Сторон может расторгнуть настоящее Соглашение в следующих случаях: (i) Если Сторона считает, что другая Сторона существенно нарушает настоящее Соглашение, не нарушившая сторона может предоставить письменное уведомление о таком существенном нарушении другой стороне, такое уведомление, чтобы подробно описать характер такого нарушения.В у предположительно нарушившей стороны будет 60 дней с момента получения такого уведомления для устранения такого нарушения. Любое такое прекращение становится вступает в силу в конце такого 60-дневного периода, если нарушившая сторона не устранила любое такое нарушение до истечения такого срока. период; или (ii) настоящее соглашение может быть прекращено Стороной после письменного уведомления другой Стороны в случае, если другая сторона станет неплатежеспособной или если ходатайство в случае банкротства или корпоративной реорганизации, или для любого аналогичного средства судебной защиты, поданного другой Стороной или против нее, или получатель является назначены в отношении любых активов другой Стороны, или процедура ликвидации начинается другой Стороной или против нее.

6,4 Если срок действия настоящего Соглашения истекает после прекращения действия Соглашения HPI, все права, предоставленные CNS компании WPD по настоящему Соглашению, возвращаются. в ЦНС или иным образом прекратить.

6,5 Если настоящее Соглашение полностью расторгается CNS в соответствии с Разделом 6.2 или 6.3, все права, предоставленные CNS WPD по настоящему Соглашению должен вернуться в CNS, и по письменному запросу CNS WPD предоставит CNS неисключительную лицензию без лицензионных отчислений на все ноу-хау WPD. а также патенты и товарные знаки (при наличии), относящиеся к Лицензионным продуктам, включая передачу всех Данных о разработке, документации и нормативные документы и регистрации, а также полные права на них, бесплатно для CNS.

6,6 Если настоящее Соглашение прекращается полностью WPD в соответствии с Разделом 6.3, все права, предоставленные CNS WPD по настоящему Соглашению возвращается в CNS. Кроме того, по письменному запросу CNS WPD предоставит CNS неисключительную лицензию без лицензионных отчислений всем Ноу-хау WPD, патенты и товарные знаки (при наличии), относящиеся к Лицензионным продуктам, включая передачу всех Данных о разработке, документация и нормативные документы и регистрации, а также полные права на них при условии согласования Сторонами соответствующих рассмотрение WPD за такую ​​лицензию.

Статья VII.

ЗАЯВЛЕНИЯ, ГАРАНТИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7,1 За исключением прав HPI и правительства Соединенных Штатов Америки («Правительство , »), изложенных ниже. и за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением, CNS заявляет и гарантирует, что

(a) CNS является эксклюзивным лицензиатом Патентных прав и имеет право предоставлять права и лицензии, указанные в настоящем документе, в соответствии с условиями Лицензионное соглашение HPI;

(b) CNS не заключила любое соглашение, предоставляющее какие-либо права, интересы или требования в отношении любых Патентных прав, если таковые имеются, любой Третьей стороне, которая конфликтует с права, предоставленные WPD в соответствии с настоящим Соглашением;

(c) насколько известно CNS, патенты, охватываемые Патентными правами, являются или после выдачи будут действительными и имеющими исковую силу патентами, и никакие Третьи стороны не нарушение любых таких патентных прав или оспаривание объема, действительности или исковой силы таких патентов или патентных прав;

(d) CNS проконсультируется с и полностью информировать WPD о статусе любой патентной заявки или патента, относящегося к Патентным правам и предоставить WPD преимущественное право покупки в случае сублицензирования или выдачи лицензии.

(е) CNS предоставит WPD все данные по безопасности, полученные в ходе коммерчески обоснованных усилий CNS по развитию. особенно подозреваемая неожиданная серьезная нежелательная реакция.

7,2 WPD понимает, что Патентные права могли быть разработаны в рамках соглашения о финансировании с Правительством, и, если да, то Правительство может иметь в отношении этого определенные права. Настоящее Соглашение прямо регулируется правами Правительства в соответствии с любое такое соглашение и любой применимый закон или постановление.В случае противоречия между такими соглашениями, применимые закона или постановления и настоящего Соглашения, условия такого правительственного соглашения, применимый закон или постановление имеют преимущественную силу. CNS соглашается что Лицензионные продукты использовались или продавались в США, если такие Лицензионные продукты были разработаны в соответствии с соглашением о финансировании с Правительством, будет производиться в основном в Соединенных Штатах, если письменный отказ не будет получен заранее от правительство. CNS незамедлительно сообщит WPD, если будет запрошен и / или получен такой письменный отказ.

7,3 WPD в соответствии с настоящим Соглашением признает, обязуется и соглашается с тем, что WPD никоим образом не была вызвана CNS или ее сотрудниками. заключить настоящее Соглашение, а также означает, что WPD заключает настоящее Соглашение добровольно.

7,4 Каждая Сторона заявляет и гарантирует, что:

(а) он должным образом организован и действует в соответствии с законодательством страны его регистрации, а также обладает всеми корпоративными полномочиями и полномочиями. заключать настоящее Соглашение и выполнять его положения;

(б) он должным образом уполномочен подписать и доставить настоящее Соглашение и выполнять свои обязательства по нему, а лицо, исполняющее настоящее Соглашение от своего имени было должным образом уполномочено на это посредством всех необходимых корпоративных действий;

(в) это Соглашение имеет обязательную юридическую силу и подлежит исполнению в соответствии с его условиями; что исполнение, доставка и исполнение настоящего Соглашения не противоречит никакому Соглашению, инструменту или пониманию, устному или письменному, стороной которого он является. или которыми он может быть связан или нарушать какие-либо материальные законы или постановления любого государственного органа, обладающего юрисдикцией над ним; и

(г) он не предоставил и не предоставит в течение срока действия Соглашения никаких прав третьим лицам, которые могут противоречить права, предоставленные другой Стороне по настоящему Договору; что он поддерживается (или будет иметь в то время, когда производительность будет) поддерживаться, и будет поддерживать и поддерживать в полной силе все соглашения, разрешения и лицензии, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению; и, соблюдая условия настоящего Соглашения и выполняя любые обязательства по нему, он будет соблюдать (и будет гарантировать, что его субподрядчик соблюдает) все применимые законы, постановления, постановления, законодательные акты и указы или заявления всех государственных органов, обладающих юрисдикцией над такой Стороной.

Статья VIII.

НАРУШЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

8,1 Если CNS или WPD узнает о любом нарушении или потенциальном нарушении Патентных прав, каждый должен незамедлительно уведомить другой из них в письменной форме. WPD за свой счет имеет право первоочередного обеспечения соблюдения любых Патентных прав на Сублицензированной территории. лицензировано исключительно по настоящему Соглашению от нарушения третьими сторонами в Сублицензируемой области.В отношении нарушения Патентных прав в пределах Сублицензируемой области и / или Сублицензированной территории, если WPD не подает иск против существенного нарушитель или предпринять альтернативные действия, разумно приемлемые для CNS, чтобы положить конец такому нарушению в Сублицензируемой области и / или Сублицензируемой Территория, в течение трех (3) месяцев с момента фактического уведомления об этом, тогда, при условии, что такое нарушение все еще продолжается, CNS может, по своему усмотрению, обеспечить соблюдение Патентных прав против такого нарушения на Сублицензированной Территории и / или Сублицензированной Поле.Сторона, осуществляющая принудительное исполнение, имеет исключительное право удержать любое возмещение. Возмещение от любого такого принудительного исполнения в Сублицензируемая территория и / или Сублицензируемое поле должны быть переданы исключительно правоприменительной стороне.

8,2 В отношениях между Сторонами CNS имеет исключительное право по своему усмотрению защищать любые Патентные права в отношении нарушение третьими сторонами за пределами Сублицензированной территории и / или Сублицензируемой области.

8.3 В любом иске или споре с участием нарушителя Стороны соглашаются в полной мере сотрудничать друг с другом. По запросу и за счет стороны, обеспечивающей исполнение, другая Сторона разрешит доступ в обычные рабочие часы всему разумно соответствующему персоналу, записи, документы, информация, образцы, образцы и тому подобное, находящиеся в его распоряжении.

Статья IX.

ВОЗМЕЩЕНИЕ

9.1 Каждая Сторона («Сторона, освобождающая от ответственности , ») настоящим соглашается возместить ущерб и обезопасить другую Сторону и ее должностных лиц, директора, сотрудники, консультанты, подрядчики, сублицензиаты и агенты (совместно именуемые «Сторона, освобожденная от ответственности , ») от и против любых потерь, убытков и других сумм, подлежащих выплате истцу, а также разумных гонораров адвокатам и расходы (вместе « убытков, ») в той степени, в которой они возникли в результате претензий, исков, судебных разбирательств или оснований иска. («Претензии »), предъявленные Третьей стороной к Стороне, подлежащей возмещению, на основании или в результате: (а) нарушения каких-либо заявление, гарантия, завет или иное соглашение возмещающей стороны, содержащееся в настоящем Соглашении , или (b) небрежность, безрассудство или умышленное неправомерное поведение такой Возмещающей стороны.

9,2 В случае, если какая-либо третья сторона заявляет претензию по любому вопросу, по которому Сторона, освобожденная от ответственности, имеет право к возмещению убытков по настоящему Соглашению («Требование о возмещении ущерба третьим лицам , »), затем Сторона, подлежащая возмещению, должна незамедлительно уведомить об этом Сторона, подлежащая возмещению; при условии, однако , что никаких задержек на часть Возмещаемой стороны в уведомлении Возмещающей стороны освобождает Возмещающую сторону от любых обязательств по настоящему Соглашению. за исключением случаев (и только в той степени, в которой) это наносит ущерб Стороне, возмещающей убытки.Сторона, возмещающая убытки, должна иметь право, реализуемое путем уведомления Стороны, освобожденной от ответственности, в течение десяти дней с момента получения уведомления от Стороны, подлежащей компенсации, о начале производства. или предъявление любого требования о возмещении ущерба от третьей стороны для контроля защиты, урегулирования, апелляции или другого решения третьей стороны Требование о возмещении убытков с участием адвоката, разумно приемлемого для Стороны, подлежащей возмещению; при условии, что Сторона, освобожденная от ответственности, будет иметь право на совместное участие в нем и при условии, кроме того, что если Сторона, возмещающая убытки, не предпримет разумных шагов, необходимых для защиты такого требования о возмещении ущерба третьей стороне, возмещаемая сторона может взять на себя защиту, а возмещающая сторона будет несет ответственность за разумные расходы и издержки в связи с этим.Сторона, возмещающая убытки, не выплачивает возмещение третьим лицам. Претензия, за исключением: (i) с одобрения Стороны, освобожденной от ответственности, в утверждении которого не должно быть необоснованно отказано или отложено, и (ii) в отношении любого иска о возмещении ущерба третьим лицам, относящегося исключительно к выплате денежного возмещения и не могущего повлечь в случае, если Сторона, освобожденная от ответственности, подвергнется судебному запрету или другой справедливой судебной защите или иным образом отрицательно повлияет на бизнес Возмещаемой стороны любым способом, и в отношении которого Возмещающая сторона должна подтвердить в письменной форме свое обязательство для возмещения убытков стороне, освобожденной от ответственности по настоящему Соглашению; при условии, что Сторона, возмещающая убытки, должна предоставить разумные доказательства своей способности для возмещения любого заявленного ущерба и в отношении любого такого урегулирования получить письменное разрешение Стороны, освобожденной от ответственности, от Требование возмещения ущерба третьим лицам.Сторона, возмещающая убытки, должна получить письменное согласие стороны, подлежащей возмещению, до прекращения для защиты, урегулирования или иного урегулирования любых требований о возмещении ущерба третьим лицам, если в результате этого возмещаемая сторона будет стать объектом судебного запрета или другой справедливой судебной защиты, или бизнес Сторона, освобожденной от ответственности, будет подвергаться неблагоприятному воздействию в любым способом.

В НИКАКОЕ СОБЫТИЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, КАРАТЕЛЬНЫЕ, ПРИМЕРЫ МНОЖЕСТВЕННЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УБЫТК, ОСНОВАННЫЙ НА ПРЕТЕНЗИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ КОНТРАКТА, ГАРАНТИИ, НЕБРЕЖНОСТИ, СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ДРУГИЕ ПРАКТИКИ ИЛИ ИНАЧЕ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕНЫ, ОДНАКО, ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ СНИЖИТ ИЛИ ВЛИЯЕТ НА ЛИБО ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ДРУГИХ ПРЕТЕНЗИЙ ОТ ТРЕТЬИХ СТОРОН.

Артикул X.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10,1 Стороны должны вести переговоры добросовестно и заключить отдельное Соглашение о неразглашении информации не позднее 30 (тридцати) календарных дней. дней после Даты вступления в силу и настоящего Соглашения, включая условия, обязанности и ответственность по настоящему Соглашению подлежат такому Соглашению о неразглашении. Несмотря на любые положения об обратном, изложенные в данном разделе 10.1, за исключением случаев, когда раскрытие информации требуется по закону или с письменного согласия стороны, не раскрывающей информацию, Стороны соглашаются, что условия настоящего Соглашения и Патентные права, содержащиеся в неопубликованных патентных заявках, остаются конфиденциальными. между Сторонами и не подлежат разглашению ни одной из сторон третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением. Для ясности, условия настоящего Соглашения могут быть переданы HPI в соответствии с условиями, изложенными в лицензии HPI. Соглашение.

Статья XI.

РАЗНОЕ

11,1 Стороны должны оформить и доставить все без исключения дополнительные бумаги, документы и другие документы, а также все и вся. дальнейшие действия и вещи, разумно необходимые, если таковые имеются, в связи с выполнением своего обязательства по настоящему Соглашению по выполнению цель настоящего Соглашения.

11,2 Настоящее Соглашение, включая выставки и графики (если таковые имеются), содержит полное понимание Сторон и заменяет все предварительные договоренности и договоренности между Сторонами.В настоящее Соглашение могут быть внесены поправки только письменным документом, подписанным Стороны.

11,3 Отказ любой Стороны от любых положений или условий настоящего Соглашения или любой его части не считается отказом от любых других условий. срок или условие настоящего Соглашения, или любого последующего нарушения настоящего Соглашения.

11,4 Любое уведомление, требуемое настоящим Соглашением, будет доставлено лично (включая доставку известными службами обмена сообщениями, такими как как Federal Express) или по предоплате первым классом заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу:

Если в WPD: Если в CNS:
WPD Pharmaceuticals sp.z o.o CNS Pharmaceuticals,
Внимание: генеральный директор Внимание: Генеральный директор
ul. Свирки и Вигуры 101, 2575 West Bellfort, Suite 225
02-089 Варшава, Польша Хьюстон, Техас 77045, США

11,5 Настоящее Соглашение может быть составлено в нескольких экземплярах, которые вместе составляют единое соглашение.

11,6 Настоящее Соглашение регулируется, толкуется и применяется в соответствии с законами штата Техас.

11,7 Если какое-либо положение настоящего Соглашения или его применения к кому-либо будет признано недействительным или не имеющим исковой силы, такая недействительность или неисполнимость не влияет на какое-либо положение или применение настоящего Соглашения, которое может вступить в силу без недействительного положение или приложение, не имеющее исковой силы, и не отменяет или не отменяет такое положение или приложение.Дальше, судебный или другой компетентный орган, выносящий такое определение, имеет право ограничивать, толковать или сокращать продолжительность, объем, деятельность и / или область действия такого положения и / или удалить определенные слова или фразы, если это необходимо для приведения такого положения в исполнение.

11,8 Заголовки, используемые в настоящем Соглашении, были вставлены только для удобства пользования и не определяют и не ограничивают положения. этого. Приложения (если таковые имеются) к настоящему Соглашению включены в него посредством ссылки и будут считаться частью настоящего Соглашения.Если иное прямо не предусмотрено в настоящем документе или контекст настоящего Соглашения не требует иного, (а) слова любого пола включают пол друг друга, (б) такие слова, как «здесь», «здесь» и «ниже» относятся к настоящему Соглашению. в целом, а не только к конкретному положению, в котором встречаются такие слова, (c) слова, использующие единственное число, будут включать множественное число и наоборот, (d) слова «включать», «включает» и «включая» будут считаться после слов «но не ограничиваясь», «без ограничения», «в частности» или словами аналогичного значения, (e) слово «или» будет считаться включающим слово «и» (e.g., «и / или») и (f) ссылки на «СТАТЬЯ», «Раздел», «подраздел», «пункт» или другой подраздел, или к Приложению или Приложению, без ссылки на документ, относятся к указанному положению, Приложению или Приложению настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение будет толковаться так, как если бы оно было разработано совместно Сторонами, и не должно толковаться строго против Вечеринка.

11,9 За исключением выплаты любой суммы, причитающейся по настоящему Соглашению (кроме любой суммы, добросовестно оспариваемой), ни одна из Сторон не несет ответственности. другой стороне за невыполнение или задержку в выполнении своих обязательств по настоящему Соглашению, когда любой такой отказ или задержка вызвано пожаром, наводнением, землетрясениями, саранчой, взрывами, саботажем, терроризмом, отсутствием надлежащего сырья ( вне разумного контроля исполняющей стороны), гражданские волнения, беспорядки, вторжения, войны, морская опасность, действия, ограничения, требования, постановления или указания государственных органов (вызванные вопросами, находящимися вне разумного контроля исполнителей Сторона), стихийные бедствия или любые аналогичные причины, не зависящие от разумного контроля исполняющей стороны (каждая из них - «Форс-мажор»).В случае, если какая-либо из Сторон не может выполнить свои обязательства по настоящему Соглашению из-за форс-мажорных обстоятельств. В случае если исполняющая Сторона незамедлительно уведомит другую Сторону и, тем не менее, приложит все усилия для достижения наилучшего результата. веры, чтобы выполнить свои обязательства, даже если это частичное или компромиссное решение. Для ясности, форс-мажор не оправдывает Сторона от своего обязательства выплатить причитающиеся по настоящему Договору деньги.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО , Стороны подписали настоящее Соглашение своими должным образом уполномоченными представителями с полным правом, полномочиями и полномочиями заключать и выполнять в соответствии с настоящим Соглашением.

CNS Pharmaceuticals, Inc. WPD Pharmaceuticals SP. z o.o.
Автор: / s / John M. Climaco Автор: / s / Mariusz Olejniczak
Джон М. Климако, генеральный директор Мариуш Олейничак
Дата: 04.09.18 Дата: ______________________

Приложение A

Соглашение HPI

Приложение B

Сублицензированная территория

Польша, Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина, Молдова, Румыния, Болгария, Сербия, Македония, Албания, Армения, Азербайджан, Грузия, Черногория, Босния, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия Республика, Венгрия, Чечня, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Греция, Австрия, Россия

Информация о патентах и ​​лицензировании (США)

Обзор

Патентные лицензии - один из основных инструментов коммерциализации патентных прав.Правильно составленное лицензионное соглашение может стать источником значительного дохода для лицензиара и огромных деловых возможностей для лицензиата. Когда он плохо составлен, он может стать источником значительной путаницы и беспокойства.

О лицензировании патентов написано

трактатов, и на этих нескольких страницах не могут быть рассмотрены все проблемы и сценарии, с которыми компания может столкнуться в процессе лицензирования. Этот QuickCounsel затрагивает те вопросы, которые являются фундаментальными для большинства патентных лицензий и должны, по крайней мере, рассматриваться в контексте переговоров по патентной лицензии.

Оговорка о гранте

Пункт о выдаче патента является краеугольным камнем любой патентной лицензии. В нем точно указывается, какие права лицензиар предоставляет лицензиату в соответствии с соглашением, и, если он хорошо составлен, также уточняется, какие права предоставляются , а не .

Права, предоставляемые согласно статуту о патентах, - это право исключать других из «изготовления», «использования», «предложения для продажи», «продажи» и «импорта» запатентованного изобретения. См. 35 U.S.C. §154 (1). Обратите внимание, что право патентообладателя является отрицательным - право исключить других из участия в этой деятельности.

Право «сделали», которое относится к праву лицензиата привлечь третью сторону для производства лицензионного продукта от имени лицензиата, не является одним из исключительных прав, перечисленных в патентном статуте. Однако Федеральный округ недавно подтвердил, что, если иное не указано в пункте о предоставлении гранта, право «производить, использовать и продавать» лицензированный продукт также включает подразумеваемое право на изготовление этих лицензионных продуктов третьей стороной. См. Corebrace LLC v.Star Seismic LLC, Дело № 2008-1502 (Федеральный округ, 2009 г.).

Пункт о предоставлении прав должен быть «существующим». Концепция «настоящего» гранта довольно проста - предоставить права сейчас, , не обещать и не соглашаться предоставить их в какой-то момент в будущем. На практике это означает, что лицензия должна содержать существующий на данный момент язык гранта. Комбинация этих двух условий допустима (например, «Лицензиар соглашается предоставить, а настоящим предоставляет »), но простого обещания предоставить лицензию - без каких-либо дополнительных действий - недостаточно.

Эксклюзивность

Самый широкий тип исключительной лицензии предоставляет лицензиату право производить, использовать, продавать, предлагать продажу и импортировать лицензированный продукт или использовать лицензированный процесс на всех соответствующих территориях во всех областях использования. Этот тип всеобъемлющей исключительной лицензии сродни переуступке.

Существуют разновидности всеохватывающей эксклюзивной лицензии, которые по-прежнему считаются исключительными лицензиями, например, ограничение на конкретную область использования или конкретный географический регион.При составлении эксклюзивной лицензии важно уточнить точный характер эксклюзивности.

Лицензия также может быть «соисключительной» между патентообладателем и лицензиатом, при этом патентообладатель предоставляет лицензиату исключительные права в отношении всех , за исключением патентообладателя. В пункте о предоставлении следует указать, является ли лицензия исключительной для лицензиата или патентообладатель и лицензиат будут находиться в отношениях совместного исключительного права. Фразы «за исключением лицензиара» и «даже в отношении лицензиара» могут быть вставлены в пункт о предоставлении, чтобы прояснить права патентообладателя.

Как подсказывает международная практика, страны за пределами США, как правило, менее восприимчивы к ограниченным эксклюзивным лицензиям, чем Соединенные Штаты. Принимая во внимание различные точки зрения между странами, международное лицензионное соглашение о патентах должно быть рассмотрено юрисконсультом в первичных юрисдикциях, в которых это соглашение будет действовать, чтобы любые потенциальные наземные мины могли быть обнаружены и устранены до подписания соглашения.

Неисключительная лицензия - это право, предоставленное более чем одному лицензиату на использование определенного изобретения.Как правило, нет ограничений на количество неисключительных лицензий, которые могут быть предоставлены, за исключением рыночных условий и условий конкретной лицензии, которые могут эффективно ограничивать дальнейшие усилия по лицензированию (например, положения о наиболее предпочтительном лицензиате).

Уместна ли неисключительная или исключительная (или ограниченная эксклюзивная) лицензия в тех или иных обстоятельствах, зависит от множества проблем как с точки зрения лицензиара, так и с точки зрения лицензиата. Компромиссы могут принимать форму ограниченных эксклюзивных лицензий, положений о «максимальных усилиях», требующих минимальных стандартов производительности, требований должной осмотрительности и положений о побеге, которые позволяют лицензиару прекратить действие исключительной лицензии или преобразовать ее в неисключительную лицензию при определенных этапах коммерциализации или требования осмотрительности не выполняются.

Сублицензии

По определению, права сублицензиата должны зависеть от прав, предоставленных в основном лицензионном соглашении. Следовательно, сублицензионное соглашение о патенте должно соответствовать условиям основного лицензионного соглашения, соответствовать условиям основного соглашения и включать соответствующие части основного соглашения. Один из способов упростить упражнение - убедиться, что основное соглашение подробно описывает, как стороны намереваются обрабатывать сублицензирование.Несколько основных вопросов могут помочь в обсуждении сторон.

  • Допустимо ли сублицензирование? Если нет, это должно быть ясно на языке лицензионного соглашения. Обратите внимание, что если в неисключительной патентной лицензии ничего не говорится о передаче, суды обычно считают, что она не может быть сублицензирована.
  • Требуется ли одобрение? Положения об утверждении различаются в зависимости от сложности соглашения, типа фактически предоставленной лицензии, стоимости лицензируемой технологии и структуры компенсации в соответствии с исходным лицензионным соглашением.Выберите структуру утверждения, которая имеет смысл в свете коммерческой сделки сторон, и составьте соответствующее положение об утверждении.
  • Какие права могут быть предоставлены в собственность? «Сублицензируемые» права должны быть четко сформулированы в лицензионном соглашении и на языке предоставления сублицензионного соглашения.
  • Как будет выплачиваться компенсация патентообладателю? Формула, по которой патентообладатель получит компенсацию за сублицензию, должна быть четко объяснена в исходном лицензионном соглашении. Следует учитывать общую компенсацию , выплаченную сублицензиатом лицензиату, а не только выплаты роялти.
  • Как долго может оставаться в силе сублицензия? Срок сублицензии также должен быть четко сформулирован. Как правило, срок действия сублицензии не должен превышать срок действия основного лицензионного соглашения, поэтому часто бывает хорошей идеей заключить соглашение о прекращении действия основного соглашения. Это должно быть конкретно указано в лицензионном соглашении и повторено в сублицензионном соглашении.Кроме того, обеим сторонам сублицензии обычно требуются механизмы прекращения действия на случай, если что-то не произойдет, как планировалось.

Совместная собственность

Согласно общему правилу в Соединенных Штатах, каждый из совместных владельцев патентов имеет безраздельный, равный интерес в патентных правах. См. 35 U.S.C. § 262. Таким образом, каждый совладелец имеет право полностью использовать запатентованное изобретение - включая право предоставлять лицензии в рамках этих патентных прав третьим лицам - без согласия другого совладельца и без отчетности перед другим совместным владельцем за любую долю. прибыли.И, поскольку каждый совладелец имеет право коммерциализировать патентные права и позволять делать это другим, ни один совладелец не имеет возможности предоставить исключительную лицензию, переуступать или иным образом передавать свои права по патенту третьей стороне без согласия другого. . См., Например, , Ethicon Inc. против U.S. Surgical Corp., дело № 97-1269 (Федеральный округ, 1998 г.).

Другие страны могут по-другому взглянуть на совместное владение и обязанности совладельцев друг перед другом, например, наделение другого совладельца правом вето на предоставление лицензий (например,г., Канада и большинство европейских стран).

В результате стороны должны тщательно оценить любой патент, на который могут распространяться ограничения совместного владения, определить, какими правами обладает потенциальный лицензиар, и составить соответствующее лицензионное соглашение. Кроме того, если совладелец желает предоставить исключительную лицензию по патенту, этот совладелец должен сначала получить явное письменное согласие другого совладельца.

Совместное владение патентом также влияет на исковую силу.Все владельцы патента должны выступить в качестве истцов в иске для обеспечения соблюдения патента, находящегося в совместной собственности. Это означает, что все они должны согласиться продвигать усилия по обеспечению соблюдения. Единственное исключение - если совладелец по договору отказался от своего права давать согласие на подачу иска. Чтобы действительно иметь зубы, соглашение об отказе от прав должно прямо препятствовать тому, чтобы отказывающаяся сторона заключала лицензионное соглашение (или даже переговоры о лицензировании или обсуждения урегулирования) с третьим нарушителем без согласия другого владельца.При отсутствии такого запрета отказавшаяся сторона теоретически могла бы предоставить лицензию третьему лицу, нарушающему авторские права, против которого другой владелец рассматривает возможность подачи иска, давая третьему нарушителю защищенный статус нового лицензиата. Кроме того, отказавшаяся сторона не будет обязана перед другим владельцем отчитываться о любых доходах от лицензирования, которые она получает от бывшего нарушителя. См. Schering Corp. v. Roussel-UCLAF SA, Дело № 96-1246 (Федеральный округ, 1997).

Отказывающаяся сторона может не согласиться с этим типом ограничения, потому что по сути это дает другому владельцу право принимать все решения, касающиеся судебных разбирательств и урегулирования.Такое ограничение, однако, предотвратит саботаж отказавшей стороны в отношении судебных планов другой стороны и, что более важно, ее способность взыскать доход от стороннего нарушителя.

В качестве заключительного комментария, совместные патентообладатели обычно вправе изменять свои права по письменному соглашению. Однако такое соглашение может не иметь обязательной силы для третьей стороны, если эта третья сторона не получила предварительного уведомления о соглашении. Следовательно, это должно быть зарегистрировано в соответствующих патентных ведомствах.

Гибридные лицензии

В контексте лицензирования интеллектуальной собственности гибридная лицензия включает в себя не только патентные права, но и «нечто большее» - некоторый дополнительный набор прав, который лицензиат желает убедиться в том, что он может полностью использовать патентные права.

Фундаментальный принцип патентного права заключается в том, что патентообладатель не может собирать роялти за истекший или недействительный патент. Это является неправомерным использованием патента. Если структура роялти не изменится по истечении срока действия лицензионных патентов, патентообладатель может пытаться расширить свою монополию несанкционированным образом.Хотя гибридные лицензии становятся все более популярными в Соединенных Штатах, опасения по поводу неправомерного использования патентов делают их хитрыми зверями. Далее следуют несколько предложений редакционного характера.

  • Составьте проекты отдельных лицензионных соглашений или отдельных лицензионных соглашений для патентных прав и остальных прав, включенных в гибридный пакет. В некоторых случаях могут быть составлены два отдельных соглашения: одно касается патентных прав, а другое - остальных прав. Точно так же оба типа прав могут быть включены в одно и то же соглашение, но передаваться в виде отдельных лицензионных прав, которые, в свою очередь, связаны с отдельными положениями о роялти.
  • Свяжите срок гибридной лицензии со сроком действия патентных прав, включенных в гибридный пакет. Другая стратегия - сосредоточиться на сроке действия гибридной лицензии. Рассмотрите возможность привязки срока гибридной лицензии к сроку последнего истечения срока действия патентов, включенных в гибридный пакет. Обязательства по лицензионному вознаграждению за все лицензированные права затем прекращаются одновременно, что позволяет избежать любых опасений по поводу неправомерного использования.
  • Распределите роялти между патентными правами и оставшимися правами. В некоторых случаях, возможно, самых жестких, срок действия гибридной лицензии может выходить за рамки срока действия патентных прав, срок действия которых истекает последним. Один из подходов в этой ситуации - прямо указать в соглашении, какая часть роялти относится к патентным правам, а какая - к другим лицензируемым правам. Если такой тип распределения невозможен, соглашение должно, по крайней мере, предусматривать уменьшение роялти после того, как патентные права утратят силу.
  • Предусмотреть крупный авансовый платеж и более низкие гонорары за переработку, чтобы извлечь выгоду из стоимости патентных прав. Лицензиар может также рассмотреть вопрос о более крупном, невозмещаемом авансовом платеже и более низком роялти за переработку. Таким образом, патентообладатель извлекает выгоду из стоимости патентных активов на момент заключения соглашения. По истечении срока действия соответствующих патентных прав лицензионные платежи все равно должны уменьшаться.

Соглашения о разработке

Стороны часто привносят в отношения уже существующую интеллектуальную собственность («Существующая ранее ИС» или «Фоновая ИС»), которая может служить фоном для усилий по разработке или может потребоваться для проведения предполагаемого исследования.По своей природе существующая IP остается собственностью стороны, которая ее продвигает. Следовательно, если усилия по разработке связаны с Предсуществующим IP, каждая сторона должна четко сформулировать, что содержится в его корзине Pre-existing IP, чтобы в дальнейшем не возникало путаницы в отношении того, какая сторона внесла что в таблицу.

Иногда сторона самостоятельно создает или развивает интеллектуальную собственность в течение срока действия соглашения о разработке, что выходит за рамки усилий по разработке («Независимый IP» или «Дополнительный IP»).Вопрос о том, правильно ли отнесена определенная интеллектуальная собственность к категории независимой интеллектуальной собственности, может быть источником споров и разногласий. Однако после правильной категоризации независимая ИС обычно принадлежит стороне, которая ее разрабатывает. Поскольку Independent IP не имеет отношения к предмету разработки, лицензии обычно не требуются.

Стороны также могут развивать определенную интеллектуальную собственность в результате своих усилий по развитию («Развитая ИС» или «ИС переднего плана»). Развитая ИС представляет наибольшие проблемы, потому что это часть ценностного предложения, права на которое обычно требуются обеим сторонам.Несомненно, каждая сторона предпочла бы быть единственным владельцем Разработанной интеллектуальной собственности. Однако одностороннее владение является отклонением и обычно возникает только тогда, когда одна сторона имеет значительные рычаги влияния на другую. Гораздо более распространена формула «собственность следует за изобретательством». Если одна сторона является единственным изобретателем определенной Разработанной ИС, эта сторона является единственным владельцем этой Разработанной ИС. Если обе стороны участвуют в разработке и изобретательских усилиях, тогда Разработанная ИС находится в совместной собственности сторон.В связи с этим, соглашения о разработке, в которых предполагается совместная разработка (и, следовательно, совместное владение), могут содержать формулировку, предоставляющую одной из сторон право преимущественной покупки исключительной лицензии на долю другой стороны в Совместно принадлежащей Разработанной ИС. Роялти или другие выплаты обычно связаны с этим типом договоренностей, но преимущества контроля над всеми правами на патентную собственность обычно перевешивают недостатки платежных обязательств.

В некоторых случаях стороны могут попытаться разделить право собственности на разрабатываемую ИС, находящуюся в совместном владении, на основе фактического разрабатываемого предмета.С практической точки зрения, разработка положения, которое должным образом распределяет права собственности на Разработанную ИС в зависимости от предмета, может оказаться сложной задачей. Ключевым моментом является решение до начала каких-либо исследований или разработок, какие права собственности и лицензионные права будут у каждой стороны в отношении Разработанной ИС.

Заключение

Этот QuickCounsel предоставляет краткий обзор вопросов, которые следует учитывать в контексте переговоров по патентной лицензии. Хорошо составленная патентная лицензия решает как можно больше из этих предсказуемых проблем и пытается предвидеть, какие проблемы и опасения могут возникнуть в ходе деловых отношений сторон.

Дополнительные ресурсы

Эта статья адаптирована из ACC InfoPak: «Лучшие практики лицензирования интеллектуальной собственности: рассмотрение предоставленных прав и активов, охраняемых патентами, авторскими правами, коммерческой тайной и лицензиями на товарные знаки» (август 2013 г.).

Microsoft Word - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ФОРМА СУБЛИЦЕНЗИИ 20 января 2008 _3_.doc

% PDF-1.6 % 22 0 объект > эндобдж 19 0 объект > поток Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows) PScript5.dll Версия 5.2.22009-03-05T15: 59: 25-06: 002008-01-29T15: 21: 53-08: 002009-03-05T15: 59: 25-06: 00application / pdf

  • Microsoft Word - ФОРМА СУБЛИЦЕНЗИИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20 января 2008 г. _3_.doc
  • эпена
  • uuid: a1c3a180-163d-4525-b7e2-a55971f074cauuid: 6d6ec00b-5dbf-4d43-bddd-6ecdc8e4b855 конечный поток эндобдж 34 0 объект > / Кодировка >>>>> эндобдж 18 0 объект > эндобдж 1 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Type / Page >> эндобдж 4 0 obj > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Type / Page >> эндобдж 159 0 объект > поток HWK) 5zFN`1` / z @) jK ztmS | ꫿> ~ Έ Ӎ y ۥ "! K4 "~ 8RiiG | d ~ * M7) $ ϶] gRΒl ~ p ݮ- ͶƟQ @ r; Ik ޻ q4 ^ u-e3I ֔ (1 Tx] Fc? 5˒.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *